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특허법·상표법·디자인보호법 개정, 지식재산권 획득 기회 확대

미국변호사

[2021.10.08.]



지식재산권 획득 기회를 최대한 보장하기 위한 특허법·상표법·디자인보호법 일부개정안이 2021년 9월 29일 국회 본회의를 통과했습니다. 개정법은 10월 중 공포될 예정이고, 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행됩니다.


개정법은 거절결정불복심판 청구기간을 현행 30일에서 3개월로 연장하는 등 출원인의 편의를 도모하고, 권리자의 권리구제를 확대하기 위하여 지식재산권 회복 요건을 합리적인 기준으로 완화하는 등의 내용을 담고 있습니다.



1. 공통 개정 사항

- 거절결정불복심판 청구기간을 현행 30일에서 3개월로 늘려 출원인이 심판청구를 준비할 수 있는 기간을 연장하였습니다.


- 특허법, 상표법, 디자인보호법은 서류제출, 수수료 납부 등 기간 도과로 인해 권리가 소멸되었을 경우 기존에는 그 회복 요건을 ‘책임질 수 없는 사유’로 정하고 있었으나, 개정법은 이를 ‘정당한 사유’로 완화하였습니다. 개정안에 대한 검토보고서에 의하면, 특허청은 출원인의 지병, 특허고객상담센터의 오안내, 특허료(등록료) 납부 오류 등이 ‘정당한 사유’의 사례에 포함되는 것으로 보고 구체적인 기준을 세울 계획입니다.


- 선출원에 우선권 주장이 있으면 선출원에 대한 분할출원 시 우선권 주장 및 증명서류의 제출을 생략함으로써 불필요한 행정 처리를 다시 거치지 않게 함은 물론 우선권 주장을 누락하는 실수로 출원이 거절되는 문제가 발생하지 않도록 하였습니다.


- 공유 특허권, 디자인권 및 상표권이 일부 공유자의 분할청구에 의하여 타인에게 이전되는 경우 나머지 공유자는 통상실시권(통상사용권)을 가지는 것으로 정하였습니다. 이는 분할청구가 있으면 경매로 인하여 권리 전체가 타인에게 이전될 수 있는데, 그 경우 본인의 의사와 상관없이 권리를 상실하여 사업을 포기해야 하는 문제를 방지하기 위한 것입니다. 개정법은 이 경우 권리를 이전받은 사람은 통상 실시권(통상사용권)을 가지게 된 사람으로부터 실시료(사용료)를 지급받을 수 있도록 하였습니다.



2. 특허법 개정 사항

- 현행 특허법은 거절결정불복심판이 진행되면 일부에 대한 등록이 가능해도 특허 전체가 거절되므로, 등록가능한 청구항이 있더라도 출원인은 특허를 받을 수 없는 문제가 있었습니다. 개정법은 심판절차에서 거절결정이 유지 되더라도 심사관이 거절이유로 삼지 않아 등록가능한 청구항을 분리하여 출원할 수 있는 분리출원 제도를 새롭게 도입하였습니다(제52조의2 신설).


- 특허결정 후라도 설정등록을 하지 않았다면 출원일로부터 1년 이내에 우선권 주장 출원을 할 수 있도록 함으로써 우선권 주장 출원의 대상을 특허결정된 특허출원으로 확대하였습니다(제55조 제1항 제4호 개정). 기존에는 선출원이 빠르게 등록결정된 경우 개량된 발명을 출원하면서 우선권주장을 할 수 없어 특허 출원할 수 없었으나,, 위와 같이 우선권 주장 출원 대상을 확대함으로써 특허 등록결정이 된 후에도 설정등록이 되기 전까지 개량된 발명을 출원할 수 있게 되었습니다.



3. 상표법·디자인보호법 개정 사항

- 등록결정된 상표·디자인등록출원이 설정등록 되기 전에 심사관이 명백한 거절이유를 발견한 경우, 등록결정을 취소하고 직권으로 재심사할 수 있도록 하여 무효사유가 있는 권리 부여를 사전에 차단할 수 있도록 하였습니다.


- 기존에 디자인등록거절결정에 대한 재심사를 청구할 때는 ‘재심사 청구시’에 보정서를 제출하여야 했으나, 개정 디자인보호법은 이를 ‘재심사 청구 기간 내’에 제출하면 되는 것으로 개정하여 출원인의 보정서 제출기한에 관한 부담을 완화하였고(제48조 제4항 제2호 개정), 청산절차가 진행 중인 법인의 디자인권은 법인의 청산종결등기일까지 그 디자인권의 이전등록을 하지 아니한 경우 청산종결등기일의 다음날에 디자인권이 소멸되도록 규정하였습니다(제111조 제2항 신설)



4. 시사점 및 전망

- 이번 특허법·상표법·디자인보호법 개정은 출원인에게 지식재산권 획득 기회를 확대하고 권리 보호를 강화하기 위한 여러 변화를 담고 있습니다. 특히, 거절결정불복심판 청구기간의 연장이나 분리출원 제도의 도입 및 지식재산권 회복 요건의 기준 완화는 출원인의 지식재산권 획득 기회를 확대시킬 것으로 예상됩니다. 나아가 지식재산권 회복 요건의 완화 등에 관해서는 추후 특허청이 발표할 것으로 보이는 지침 등에 관심을 가질 필요가 있겠습니다.



권동주 변호사 (djkwon@yoonyang.com)

김정규 변호사 (jgkim@hwawoo.com)

임철근 변호사 (cglim@hwawoo.com)

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