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판결요지

등록무효(특)

이 사건 특허발명은 미완성발명이 아니고, 실시가능 요건에 위배되지 아니하다고 본 사례


1. 판단
가. 발명의 미완성 여부

다음과 같은 이유로 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으므로 발명으로 완성되었다고 보아야 한다. ① 통상의 기술자가 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으면 발명은 완성되었다고 보아야 한다. 발명이 완성되었는지는 청구범위를 기준으로 출원 당시의 기술수준에 따라 발명의 설명에 기재된 발명의 목적, 구성, 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 판단하여야 하고, 반드시 발명의 설명 중의 구체적 실시례에 한정되어 인정되는 것은 아니다(대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523 판결 참조). 한편 화합물 발명의 경우 산업적으로 유용한 물질을 제공하는 것이 발명이 목적하는 기술적 효과라고 할 수 있으므로, 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준에 따라 발명의 설명을 통해 그 화합물을 제조 가능하고 산업적 유용성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있어야 발명으로서 완성되었다고 할 것이다. ② 그런데 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하면, 이 사건 특허발명은 니코틴(및/또는 담배 제품) 등에 대한 의존증 및 탐닉의 치료에 사용할 수 있는 화학식 I에 의해 정의되는 아릴 융합된 아자폴리사이클릭 화합물, 구체적으로 바레니클린 또는 그의 약학적으로 허용 가능한 염을 제공하는 것을 그 목적으로 하고 있다. (중략) ⑤ 따라서 이 사건 특허발명은 통상의 기술자 입장에서 바레니클린 또는 그의 약학적으로 허용 가능한 염을 제조하고 이를 확인할 수 있으며, 바레니클린이 신경조직의 니코틴성 아세틸콜린 특이적 수용체 부위(neuronal nicotinic acetylcholine specific receptor site)에 결합하고 콜린성 기능을 조절함으로써 니코틴(및/또는 담배 제품) 등에 대한 의존증 및 탐닉의 치료에 이용될 수 있다는 산업적 유용성을 충분히 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으므로, 발명으로 완성되었다고 할 것이다.

나. 실시가능 요건 위배 여부

다음과 같은 이유로 이 사건 특허발명은 발명의 설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되어 있으므로, 실시가능 요건을 충족하였다고 볼 수 있다. ① 특허법 제42조 제3항은 발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것을 규정하고 있는 바, 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다. 한편 ‘물건의 발명’의 경우 발명의 ‘실시’란 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다(대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 참조). ② 그런데 앞서 나.항에서 본 바와 같이 이 사건 특허발명의 명세서에는 바레니클린 및 그 염산염의 구체적인 제조방법이 개시되어 있고, 그 생성을 확인할 수 있는 방법으로서 핵자기공명분광(1H-NMR) 분석, 가스크로마토그래피 질량 분석(GCMS) 및 융점의 세 가지 측정값이 기재되어 있다. 또한 바레니클린 염산염 외에 그 제조방법이 구체적으로 기재되어 있지 않은 바레니클린의 약학적으로 허용 가능한 다른 염들의 경우 해당 기술분야에서 널리 알려진 산-염기반응을 통해 바레니클린 유리 염기와 여러 가지 산을 반응시켜 제조할 수 있는 것으로서, 통상의 기술자라면 특별한 사정이 없는 한 이 사건 특허발명의 명세서 기재와 그 당시의 기술상식에 기초하여 이들을 쉽게 제조할 수 있다. (중략) ④ 따라서 통상의 기술자는 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하여 그 발명을 정확하게 이해하고 재현할 수 있다고 보아야 한다.
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