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김앤장

사실심 변론종결 후의 특허정정 확정은 재심사유가 아니라는 전원합의체 판결

[ 2020.03.09. ] 


대법원은 2020. 1. 22. 특허권자가 특허발명의 명세서 등에 정정심판을 청구하여, 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정을 한다는 심결(“정정심결”)이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 판결에 민사소송법 제451조제1항제8호가 규정한 재심사유(“판결의 기초가 된 민사나 형사의 판결, 그 밖의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 따라 바뀐 때”)가 있다고 볼 수 없다고 판단하였습니다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결, “본 판결”). 본 판결은 재심사유에 해당한다고 보았던 기존의 입장을 변경한 것으로서, 이러한 법리는 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송과 특허권 침해를 이유로 하는 민사소송에도 적용됩니다.


특허권자는 특허권 설정등록 후 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정심판을 청구할 수 있습니다. 


이와 관련하여, 종래 대법원은 심결취소소송 및 특허권 침해 민사소송의 사실심 변론종결 후에 특허발명의 명세서 등에 대한 정정심결이 확정되었다면, 정정의 소급효(특허법 제136조제10항1)에 의해 정정 후의 명세서 등에 따라 특허출원 및 설정등록된 것으로 보아야 하므로, 정정심결의 확정은 정정 전 명세서 등에 기초하여 판단한 판결에 대하여 민사소송법 제451조제1항제8호의 재심사유에 해당한다는 입장을 취하여 왔습니다. 이러한 종래 입장은 특허권자에게 정정의 기회를 최대한 보장함으로써 특허권자의 보호에 기여하는 측면이 있었으나, 한편으로는 분쟁의 종국적 해결을 지연시키고, 사실심 법원의 결론을 쉽게 뒤집을 수 있는 기회를 부여하여 법적 안정성을 해한다는 지적이 있어 왔습니다.


본 판결에서 대법원은 종래 입장을 변경하여, 심결취소소송 및 특허권 침해 민사소송의 사실심 변론종결 후에 특허발명의 명세서 등에 대한 정정심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에는 민사소송법 제451조제1항제8호가 규정하는 재심사유가 없다고 판단하였습니다.


대법원은 판단의 근거로 아래와 같은 점들을 들었습니다.


- 심사관은 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없으면 특허결정을 하여야 하는데, 특허법에 따를 때 이러한 특허결정에 대해 불복하고자 할 경우에는 특허결정 자체를 소의 대상으로 삼을 수는 없고 반드시 특허심판원의 심결을 거쳐 그 심결에 대해서만 소를 제기할 수 있어, 특허결정은 심결취소소송에서 심리·판단해야 할 대상일 뿐 판결의 기초가 된 행정처분으로 볼 수는 없으므로, 사실심 변론종결 후에 정정심결이 확정되어 정정 후의 명세서 등에 따라 특허결정이 된 것으로 보더라도 판결의 기초가 된 행정처분이 변경된 것으로 볼 수 없다는 점


- 정정심결이 확정된 때부터 이해관계인 등은 정정을 인용한 심결에 대하여 정정의 무효심판을 청구할 수 있으며, 이와 관련하여 정정을 무효로 한다는 심결이 확정될 경우 정정은 처음부터 없었던 것으로 보므로, 정정을 인정하는 심결이 확정되었다고 하여 정정 전 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 정정에 따라 확정적으로 변경되었다고 단정할 수 없고, 또한, 정정의 소급효에 대한 규정{특허법 제136조제10항( “특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.” )}이 정정 전의 명세서 등에 따라 발생된 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시킨다고 해석하기는 어렵다는 점


- 특허권자가 특허무효심판절차 및 그 심결취소소송의 사실심에서 정정청구 및 정정심판청구를 통해 얼마든지 특허무효 주장에 대응할 수 있음에도, 사실심 변론종결 후의 정정심결확정을 이유로 사실심 법원의 판단을 다툴 수 있도록 하는 것은 분쟁 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되지 않는 점


특허권자는 특허무효주장에 대한 방어 방법으로서 특허발명 명세서 등에 대한 정정을 통해 권리범위를 좁히거나 명세서 등을 명확히 하여 특허무효사유를 벗어나는 방법을 활용하여 왔습니다. 또한 종래 대법원의 입장은 특허정정의 확정은 재심사유에 해당한다는 것이었으므로, 특허소송의 사실심에서 패소한 특허권자가 정정을 한 후 상고심에서 재심사유의 존재를 주장하여 사실심 판결에 대해 파기환송판결을 받는 경우가 적지 않았습니다.


그런데 본 판결로 인해 사실심 종결 후의 특허정정의 확정은 더 이상 재심사유에 해당하지 않게 되었으므로, 기존과 같이 사실심에서 패소한 특허권자가 특허정정의 확정을 상고이유로 삼아 사실심 판결을 다투는 것은 불가능하게 되었습니다. 또한 특허무효사유의 극복 방법으로서의 정정심판을 선택할 수 있는 시간적 범위도 제한되게 되었습니다. 따라서, 특허소송과 관련하여 특허발명 명세서 등의 정정을 진행 중이거나 고려해야할 경우, 정정확정 예상 시점 등을 고려하여 정정청구 여부나 시점 등을 포함하는 전반적인 소송 전략을 수립 및 재점검 하는 것이 더욱 중요해졌다고 하겠습니다.

 


양영준 변호사 (yjyang@kimchang.com)

장덕순 변호사 (ducksoon.chang@kimchang.com)

이인재 변호사 (injae.lee@kimchang.com)

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