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신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁

[신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 미국특허분쟁의 부정행위방어 (3)

법무법인 바른
미국 Patent Attorney

부정행위는 쟁점특허는 물론, 관련 연속출원으로 등록된 특허도 무효시킬 수 있다. Consolidated Aluminum v. Fesco Int'l (Fed. Cir. 1990)의 특허는 출원자가 최적실시예를 의도적으로 누락시킨 것이다. 이후 이 출원자는 연속출원서에 최적실시예를 기재했지만, 법원은 즉각적이고 필요한 관계(immediate and necessary relation)에 있는 연속신청을 '더러운 손(unclean hand)'으로 했기에 원 특허뿐만 아니라 관련 연속출원으로 등록된 모든 특허를 무효로 판결했다. 부정행위는 관련출원을 준비·진행한 특허변호사와 출원서류의 작성·진행의 실질적인 관련자 개인·모두가 알고 있거나 알려져 있는 정보 중에 심사에 중요한 사항으로 판단되는 정보를 심사관에게 개시할 의무를 수행하지 않아도 해당된다. Brasseler v. Stryker Sales (Fed. Cir. 2001).

쟁점특허 연속 출원자
최적실시예 고의 누락
법원서 특허 무효판결

최근에는 동일 출원인의 유사한 내용을 포함한 다른 특허의 출원서를 다른 심사관이 검사한 Office Action과, 중복특허(double patenting) 이슈가 있을 수 있는 관련 특허의 등록허가도 중요한 정보로 판결하면서 정보 중요도 범위를 넓히고 있다. McKesson Info. v. Bridge Medical (Fed. Cir. 2007). 또한 반복되는 심사관의 화학공정 관련 보고서와 Data 개시 요구에 불응과 Cargil v. Canbra Food (Fed. Cir. 2001), 중요 외국어 참고자료의 영어번역본 비제출도 부정행위 의도 존재로 판결하는 등 부정행위의 의도 요건 기준을 낮추고 있다. Semiconductor Energy v. Samsung Electronics (Fed. Cir. 2000).

Molins v. Textron (Fed. Cir. 1995)의 쟁점특허 출원서에 관련 자료는 제출된 IDS에 있지만 IDS 목차에는 열거되지 않았다. 헌데 심사관은 이 자료의 매 페이지마다 이니셜(initial)을 했다. 법원은 이런 심사관의 이니셜은 공무원인 심사관 본인의 특수 분야이고 본연의 업무인 특허출원에 관련해서 제출된 IDS에 포함된 자료를 검토했다는 증거임으로, 출원자가 자료를 제출하지 않았다고 볼 수 없기에 부정행위에 해당하지 않는다고 판단했다. 하지만 목차에 열거하지 않은 사실은 심사관이 관련 자료를 검토하지 않게끔 하려는 악의의 증거가 될 수는 있다고 판시했다.
미국변호사