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신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁

[신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 미국특허분쟁의 부정행위 방어 (2)

법무법인 바른
미국 Patent Attorney

침해피의자가 출원자의 부정행위를 침해소송방어로 사용하려면 (1)누락·제출된 관련 정보의 중요성과 (2)출원자의 의도를 증명해야 한다. 관련 정보의 중요성 관련 판결들을 성문화한 37 C.F.R. §1.56은 모든 관련정보는 중요한 것으로 여긴다. 예외는 해당 정보가 USPTO에 이미 제출된 다른 자료들과 누적되지 않았고 (1)누락된 해당 정보 자체나 다른 정보와 연계해서 청구항의 비 특허적절성 증명의 일단의 사건(prima facie case)이 아니거나, 또는 (2)PTO의 비 특허적절성 논쟁에 반대나 본인의 특허적절성 주장을 부정·모순되지 않아야만 한다. 결국 누적된 모든 정보는 부정행위의 중요도에 해당하는 가장 넓은 범위로 보기 때문에 American Hoist v. Sowa (Fed. Cir. 1984), 침해피의자는 모든 관련 자료를 제출하는 것이 바람직하다.

출원자의 기만·오도 의도
직접 증거로 입증 어려워
상황따라 간접입증도 가능

실제 소송에서 출원자의 기만·오도 의도를 직접증거로 입증은 어렵기 때문에 여러 상황을 고려한 간접적 입증을 해도 된다. Hewlett-Packard v. Bausch & Lomb (Fed. Cir. 1989). 그렇다고 출원자가 선행기술 정보를 제출하지 않았다는 것만으로는 부족하고, 출원자의 사기의도를 추론할 수 있는 증거가 있어야 한다. 이런 증거를 출원자의 행동에서 찾기 어려우면 쟁점특허 출원을 했던 Patent Attorney의 파일에서 찾아보는 것도 한 방법인데, 참고로 Patent Attorney와 출원자의 특허출원 관련 파일은 변호사의 비밀특권 (attorney-client privilege)에 해당되지 않는다.

이런 정보의 최저수준(threshold level) 중요성은 정보의 중요성과 출원자의 의도를 기준으로 판단하는데, Halliburton v. Schlumberger Tech. (Fed. Cir. 1991)은 "정보의 중요도가 높을수록 출원자의 사기의도도 크다 (A high level of materiality can offset a low level of intent, and vice versa)"고 판단기준을 제시했다. 정보의 중요도가 반드시 쟁점특허를 무효로 만들 정도는 아니어도 됨으로 Merck v. Danbury Pharm. (Fed. Cir. 1989), 침해피의자는 쟁점특허 출원에 관련 있을 것 같은 정보는 모두 제출하는 것이 소송에서 취할 바람직한 태도이다.
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