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신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁

[신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 미국특허분쟁의 부정행위 방어 (1)

법무법인 바른
미국 Patent Attorney

미국 형평법의 특허관련 부정행위는 쟁점 특허의 출원자가 출원과정에서 USPTO를 상대로 한 부정행위를 징벌하는 것으로 그 결과는 특허무효까지 될 수 있으며 이렇게 무효된 특허는 재출원 할 수 없다. 반면 특허남용(misuse)은 특허권에 속하지 않은 권리행사로서 특허무효까지는 되지 않지만 특정 침해피의자에게는 적용할 수 없고, 남용행위를 중지하면 특허효력은 유지된다.

정보 개시 의무 등 위반
그 결과는 특허 무효까지
무효된 특허, 재출원 못해

부정행위는 제출하지 않은 정보들에 따라서 3가지로 나뉜다. 첫째는 사기 또는 정보개시 의무의 위반으로서, 중대한 허위 진술, PTO를 속일 목적의 누락행위, 잘못된 정보나 오도할 수 있는 정보 또는 부적절한 정보 제공행위, 제공해야만 하는 정보의 비제출이 해당된다. 또한 특허등록허가통보(notice of allowance) 이후 특허증서 발급비 납부 전까지 제출해야 할 Information Disclosure Statement(IDS) 비제출도 해당된다. 둘째는 발명자의 선서의무 위반에 관련된 것으로, 출원 시에 제출한 출원인이 특허발명의 진실한 첫 번째 발명자(true and first inventor) 선서의 허위, 심사관 거절을 극복하기 위한 허위선서, 선서자와의 개인적·업무적 관계 또는 해당 특허에 대한 이해관계 비공개가 해당된다. Refac Int'l v. Lotus Development (Fed. Cir. 1996)에서 쟁점 특허의 공개한 사실로는 불충분하다는 심사관의 거절판정에 출원자는 3명의 전문가 진술서를 제출했는데 이 중에 1명은 출원자의 전직 고용인인 사실을 포함하지 않았다. 특허권자는 문제의 진술서가 다른 2개의 진술서와 누적됨으로 특허출원과는 무관하다고 주장했지만, 법원은 모든 진술서는 내재된 중요성(inherent materiality) 으로 인해 그런 사실을 포함하지 않은 것은 부정행위이며 그 결과 특허무효로 판결한다.

마지막으로 상기 2가지를 제외한 모든 행위를 포함한 부정행위들이 있다. 예를 들어서 (1)§102 신규성 조항의 선판매금지, 공공실시 관련 정보와 (2)심사에서 고려했던 선행기술보다 더 적절한 선행기술 비포함 (3)외국어 참고문헌의 불완전한 설명이나 미비한 번역 (4)특허적절성 입증을 위해 제출한 허위 데이터나 부적절한 의견 (5)출원일보다 빠른 발명일을 입증하는 허위 선서 (6)재심사 대상 특허의 소송연관 여부 누락행위 등이 있다.
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