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신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁

[신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 미국의 특허남용 판단기준 (2)

법무법인 바른
미국 Patent Attorney

아래는 그 동안의 판례에서 나온 특허남용으로 판결된 행위들이다. (1) 비특허 제품 끼워 팔기 (tie-in) BIC Leisure Prod. v. Windsurfing International (1985) (2) 상대방 특허 무상허가 조건 (grant-back) (3) 특허제품 재판매의 제한(resale restriction) (4) 특허권 범위에 속하지 않는 행위의 제한 (5) 다른 특허권자의 특허 라이선스 거부 요구 Morton Salt v. G.S. Suppiger (1942) (6) 포괄적 라이선스의 강요 Zenith Radio v. Hazzeline Research (1969) (7) 비특허 제품에 대한 특허료 지불 조건 (8) 특허된 공정으로 제조한 비특허 최종제품의 제한 (9) 특허제품의 가격 통제(price restriction).

유효기간 만료 후에도
로열티를 징수 하거나
다른 제약 걸어도 해당

Windsurfing International Inc. v. AMF Inc. 법원은 특허권자가 반경쟁적으로 특허권 범위를 실질적 또는 일시적 확장시킨 사실을 침해피의자가 증명을 해야만 특허남용이 성립된다고 판결했다. 비침해품을 포함시켜 끼워 파는 tying-in 이나 가격담합(price fixing)은 그 자체가 특허남용이고 Bauer & Cie v. O'Donnell (1913), 특허 유효기간 만료 후에도 로열티를 징수하거나 Brulotte v. Thys Co. (1964) 다른 제약을 걸어도 특허남용이 된다. Aroson v. Quick Piont Pencil Co. (1979).

Scott Paper v. Marcalus Mfg 사건의 대법원은 "특허의 제조, 판매, 사용 권리는 특허권자가 임의로 별도 부여나 양도할 수 있지만, 특허기간 만료 후 특허의 독점권 유지 시도는 특허법 취지와 정책에 반한다"고 판시했다. 결국 특허만료 이후 로열티 징수는 특허실시권 계약에 사용하는 용어가 아닌, 예를 들어서 technical support 같은 용어를 사용해야만 한다. 왜냐하면 상대방의 무·유형 재산을 사용하는 대가의 타당성(adequacy of consideration)은 쌍방이 합의한 내용이기에 법원이 판결할 사법권이 없고 특허법에만 저촉되지 않으면 계약법으로는 문제가 되지 않기 때문이다. Apfel v. Prudential-Bache Securities Inc., (1993).
미국변호사