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신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁

[신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 미국의 특허남용(misuse) 판단기준 (1)

법무법인 바른
미국 Patent Attorney

특허권은 배타적 독점권리 이지만 형평법리에 어긋날 정도로 남용을 하는 경우에 불공정행위로 간주되어 특허권 행사를 금지할 수 있다. 그러나 특허자체가 권리행사 불능이 되는 것은 아니고, 남용행위가 중지되면 권리행사는 다시 할 수 있다. 이는 특허 자체의 문제가 아니라, 특허권 행사와 관련한 불공정행위를 형평법리에 따라서 규제하기 때문이다.

남용 증명은 침해피해자가
해당 기준 법조문에는 없어
실제 소송에서는 논란 많아

특허남용을 정의한 35 U.S.C. §271(d)는 '열거된 행위를 하면 특허 남용이 아니다'라는 부정 형태로 되어있는데, (1)특허권자의 허가 없이 특허발명 실시는 기여침해이므로 관련 사용료를 받는 행위 (2)1번 같은 상황에 사용료 대신 실시권을 부여하는 행위 (3)특허 직간접 침해에 대한 특허권 행사 (4)특허 실시권을 허가하지 않는 행위, 그리고 (5)특허 실시권 허가나 특허실시제품 판매에 특허권자의 다른 특허 사용 조건은 특허남용에 해당되지 않는다. 단 5번 행위는 관련 시장지배력(market power)이 높은 특허권자에게는 예외인데, 시장지배력을 어느 정도 소유하고 있어야 특허남용에 해당하는지는 성문법으로 정해 놓지 않았기에 실제 특허침해소송에서는 이에 관한 논란이 많다. 그 동안 판례에서 사용한 시장지배력 판단요소들은 (1)경쟁자의 숫자와 강점 (2)진입장벽 (3)특허제품의 가격변동에 대한 소비자들의 민감도 (4) 관련 시장의 혁신도 (5)특허권자가 여러 시장에서 사업 여부 (6)시장의 집중도(concentration of market) (7)소비자의 수요 (8)경쟁상황 강도에 관한 추세(historic intensity of competition) (9)법적, 주변 환경의 영향 등 이다.

특허남용 증명은 침해피의자가 해야 하고, 그 검토는 (1)특허권자의 문제의 행위가 쟁점특허의 청구항 범위에 합리적으로 속하는지를 검토하고 (2)1번 검토결과가 긍정이면 특허권자는 특허남용을 하지 않았다. 하지만 1번 검토 결과가 쟁점특허 청구항 범위를 부정경쟁방지법에 위배될 정도로 확장했다면, 관련업종과 특허권자의 특허남용 전후의 상황, 특허남용 경력, 본질과 영향 등의 여러 요소들을 사용하여 특허권자의 특허권 행사가 자유경쟁을 비상식적으로 저해할 경우에 특허남용으로 판결했다. (Virginia Panel Corp. v. MAC Panel Co, 1997)
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