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신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁

[신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 미국의장(trade dress)관련 오해(2)

법무법인 바른
미국 Patent Attorney

6위. 관련 제품의 기능만이 기능성(functional) 의장으로 지재권 취득불가이다.

연방대법원이 판단한 기능성 의장은 (1) 관련 제품의 제조 목표나 사용에 필수적이거나, 관련경비나 품질에 영향이 있는 것 Inwood Labs v. Ives Labs (1982), (2) 디자인이 관련제품 사용에 이점을 주는 Trafix Devices v. Marketing Displays (2001) 것들이다. 대법원이 밝힌 기능성 의장의 불허사유는 "모방은 경쟁의 기본이고 모방을 통한 기능 발전은 사회적 혜택이 있다. 특허법 범위에 속한 기능을 의장으로 보호해주면 유효기간은 무한대가 될 수 있고 특허 시스템의 기본취지가 무색해진다."

7위. 심미적(esthetic) 의장은 기능성 의장이 아니다.

발렌타인스데이의 핑크색 하트모양 초콜릿 박스처럼 몇 안 되는 우수한 외형 디자인 경우에 이 의장은 심미적 기능성 의장으로 판단한다. 판단요소는 (1) 관련 제품의 중요한 판매 사유가 심미인지 여부, (2) 쟁점 의장 소유자의 제품이 구매자에게 상당한 미적 어필을 하는지 여부, 그리고 (3) 유사한 미적 어필을 구매자에게 할 수 있는 다른 디자인이 부족한지 여부이다. Qualitex v. Jacobson Prods (1995).

특허법 범위 속하면 안 돼
색상도 독특함 있으면 인정
기능 표현 아닌 슬로건은 OK

8위. 슬로건은 의장이 될 수 없다.

새로운 용기의 "Easier to carry and easier to use" 슬로건은 용기의 휴대와 사용 편리성의 기능을 나타내기에 의장 불가이지만, "Look for bright green box" 슬로건은 우수한 기능·경제성을 나타낸 것이 아니기에 의장이 허락되었다. Trafix.

9위. 색상의 조합만으로는 의장이 될 수 없다.

Qualitex 사건의 연방대법원은 (단·복수와 무관하게) 색상도 독특함과 2차적인 의미 그리고 비기능성이면 의장이 된다고 판결했다. 기능성 색상의 예로 사냥꾼들의 오발사고를 방지하는 진한 주황색 조끼와 흰색과 주황색 조합의 '주차꼬깔'을 들었다.

10위. USPTO의 특허 불허된 디자인은 주(州)정부의 의장으로 보호할 수 있다.

'Plug molding' 기법으로 배 선체 디자인의 무단실시를 금하는 플로리다주 공정거래법을 위법으로 판결한 연방대법원은 연방법인 특허법 범주에 속하는 지식재산을 주정부가 다른 법률로 별도 보호할 수가 없다고 판시했다. Bonito Boats v. Thunder Craft Boats (1989).
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