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신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁

[신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 미국 의장(trade dress) 관련 오해 (1)

법무법인 바른
미국 Patent Attorney

1위. 아무것이나 미국 의장이 될 수 있다

Two Pesos v. Taco Cabana (1992)의 연방대법원은 의장은 독특하고(distinctive) 비기능성(nonfunctional)이며 원천식별(source identifying) 가능한 모든 것을 포함한다고 판결했다. 하지만 냄새는 향수 등 냄새가 상품인 경우만 가능하다. SKT의 "딴딴따단딴" 등의 원천식별 가능한 소리는 독특함과 일반인들이 의장에 대해 가진 2차적 의미만 있으면 가능하다. 맛은 주관적이고 시음이전에는 원천식별을 할 수 없기에 의장이 될 수 없다.

2위. 미국 의장 소유권은 미국특허상표청(USPTO) 등록을 해야만 한다.

특허, 상표, 저작권, 영업비밀의 4대 지재권 중에 소유권 인정을 위해 정부기관 등록이 필요한 것은 특허뿐이다. 의장은 상표의 한 지류로서 소유권 취득방법이 동일한데, 선사용과 등록의 2가지 방법이 있다. 전자는 타인보다 빠른 사용과 2차적 의미가 필요하며, 후자는 2차적 의미는 필요 없지만 전자와 동일하게 독특함을 요구한다.

원천식별 가능하면 OK
의장 소유권은 등록 필요
제품포장은 독특함 증명을

3위. 미국 의장등록은 별다른 혜택이 없다.

등록된 의장은 등록시점부터 선사용한 것으로 간주하고, 등록 후 5년간 지속 사용한 의장은 무효심판 대상이 안 된다. 경고가 침해소송의 선행조건인 미국법은 등록된 의장에게는 열외이다.

4위. 제품의 디자인과 포장은 모두 의장 대상이다.

Wal-Mart v. Samara Bros (2000)의 대법원은 제품 디자인은 아무리 독특해도 2차적 의미가 없으면 원천식별이 없다고 판결했다. 제품 포장은 의장 대상이긴 하지만, 고유한 독특함(inherent distinctiveness)을 증명해야 한다(예, 버버리의 체크무늬).

5위. 미국법원은 의장의 고유한 독특함의 판단에 Abercrombie 테스트만 사용한다.

Chevron Chemical v. Voluntary Purchasing (1982)의 대법원은 단어 상표의 단어가 상상적, 임의적, 또는 연상적(fanciful, arbitrary, or suggestive)이면 독특하지만, 서술적인(descriptive) 경우는 독특하지 않다는 Abercrombie 테스트를 채택했다. 의장의 고유한 독특함의 판단에는 쟁점 의장이 업계의 일반적·기본적 모양·디자인 여부, 특정분야의 유니크·특이 여부, 특정 제품군에 인지·통용되는 장식의 개량여부 등 업계 현실을 반영하는 테스트를 추가했다. Tone Bros v. Sysco (1995).
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