검색
신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁

[신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 외국 특허괴물의 특허침해소송 (2)

법무법인 바른
미국 Patent Attorney

강력한 쟁점특허 무효화 증거들을 확보한 K사는 A사의 침해소송과는 무관하게 미국 마케팅을 지속했고, B법인은 확보한 무효자료를 토대로 쟁점특허 무효심판과 소송중지신청의 강경한 답변을 미국대리인을 통해 A사에게 보냈다. 한편 재판적 증거개시에서 성공한 A사는 NDC연방법원에는 침해사실 증거개시 강제 신청과 동시에 K사에게는 특허라이센스 협상을 제안했다.

美특허소송 3~5년 걸려
연간 경비 1백만弗 소요
강·온대응 등 전략 필요

 
특허괴물은 (1)다수의 피의자를 제소해서 속전속결로 침해배상 첫 합의의 선례를 만들고, 나머지 피의자들에게 유사한 합의를 받아내는 '박리다매 전략'을 구사하며 (2)이런 사유로 소송남발과 조기합의 경향이 매우 심하다. 특허괴물들의 이런 성향들은 K사 및 6개 관련업체의 제소사실과 협상제안에서도 볼 수 있다. 한편 특허실시를 위해 많은 투자를 한 침해자에게 침해금지명령이 침해배상보다 타격이 클 것은 자명하다. 이런 약점을 잘 파악하고 있는 특허괴물들은 배상액 극대화를 위해 전략적으로 금지명령을 악용해 왔다. 하지만 미 연방대법원은 2006년 이베이 대 머크익스체인지(eBay v. MercExchange) 사건에서 금지명령으로 인한 특허비실시업체인 특허괴물의 이득과 침해자의 피해를 형평법에 근거해 판단함으로써 금지명령에 대한 실질적인 거절 판결을 했다. K사는 높은 승산에도 불구하고 소송관련 시간과 경비를 감안해서 A사의 협상제안을 수용했다. A사의 소송취하와 제3의 차량용 블랙박스 업체의 미국시장 진입장벽이 필요한 K사는 A사에 특허무효심판 신청을 하지 않는 조건으로 A사가 요구한 일시불 로열티의 10%에 해당하는 금액을 러닝로열티(running royalty)로 지급하는 라이센스 계약을 맺었다. 현재 K사는 기존 블랙박스의 변경 없이 미국시장에서 성업 중이다.

특허침해소송은 초기 신속대응, 특히 쟁점특허의 선행기술 조사와 분석이 성패를 좌우하므로 철저하고 지속적인 무효자료 조사가 필수다. 또한 특허괴물은 본인의 신분은폐를 위해 자회사나 제3업체를 자주 활용하기 때문에 특허권자의 실체와 전략 및 목표 파악이 중요하다. 이를 위해서는 유능한 특허침해소송 전문 변호사를 활용하는 것이 절대적이며, 소송당사자의 소송 관여와 관리도 중요하다. 일반적으로 미국특허침해소송은 약 3~5년의 시간과 연간 1백만불의 경비가 소요된다. 반드시 침해소송에 승소할 필요가 없다면, 소송대리인의 강경한 대응과 소송당사자의 온건한 협상 등 역할 분담을 통한 전략적인 진행이 필요하다.
리걸에듀