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신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁

[신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 외국 특허괴물의 특허침해소송 (1)

법무법인 바른
미국 Patent Attorney

미국시장에 진출한 국내기업 K사는 차량용 블랙박스 제조회사이다. 미국 특허괴물로 악명 높은 A사는 차량용 블랙박스 미국특허권자이다. A사는 K사 및 6개 관련업체들을 캘리포니아 북부연방지방법원(NDC연방법원)에 특허침해로 제소했다. K사는 공동피고인인 C사와 미국 L로펌을 공동소송대리인으로 선임했다. L로펌은 재판적(venue) 흠결로 소송각하 신청을 했지만, NDC연방법원은 A사의 합법적인 재판적 소유여부 관련 증거개시(discovery) 신청을 허락해 6개월 후 L로펌의 신청을 기각했다. 기각까지 K사가 L로펌에 지불한 수임료는 25만불이었다.

쟁점 특허의 자료 분석
법적조건 2개 결여 밝혀
'비침해' 판단 이끌어 내

 
미국 특허법은 연방법으로 관련소송은 연방지방법원이 관할한다. 미국의 사법권은 인적관할(personal jurisdiction)과 물적관할(subject matter jurisdiction), 재판적 모두를 만족해야 한다. 재판적은 해당 연방법원의 주재지가 피고인에게 불편하거나 잠정 배심원의 편견 등으로 불공평한 판결 가능성이 있으면 다른 법원으로 관할을 이송을 시킨다. 미 연방대법원은 수많은 판례들에서 해당 연방법원의 관할지역에 소송당사자가 최소의 접촉(minimum contact)을 했으면 관할 인정을 했다. K사는 NDC연방법원 관할내의 블랙박스 업자에게 제품판매를 했고, L로펌은 NDC연방법원 관할 지역주민들의 불공평한 평결 가능성 증명에 실패했다.

K사는 새 소송관리자로 국내로펌 B법인을 선임하고, B법인은 미국대리인 변경과 더불어 쟁점특허 및 출원심사경과기록 그리고 무효자료 조사 분석을 했다. 그 결과 쟁점특허는 미국 특허법의 명세서 조항인 35 U.S.C. §112의 확실한 청구(definite claim) 불만족과 대만특허 3개로 인한 신규성 결여로 특허자체의 무효가 가능했다. 또한 쟁점특허의 청구항은 K사의 제품을 포함하지 못해서 문헌침해 비침해로 판단되었다.

미국특허는 쟁점발명의 (1) 특허등록 가능한 발명(35 U.S.C. §101), (2) 신규성(35 U.S.C. §102), (3) 진보성(35 U.S.C. §103), (4) 명세서 조항 모두를 만족해야 하며 이중 하나라도 만족시키지 못하면 쟁점특허는 무효가 된다. 즉, A사의 특허가 법적조건을 2개나 만족시키지 못했다는 점과 비침해 가능성 자료들을 발굴한 것이다.

▲바로잡습니다=지난 2월24일자에 게재 된 '신피터경섭이 본 국제지재권 분쟁' 시리즈의 본문 글은 시리즈 첫 회에 이미 나간 것을 중복 게재한 것으로 이번 호에 바로잡습니다.
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