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신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁

[신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 특허침해 경고장 받게 되면 (2)

법무법인 바른
미국 Patent Attorney

J사는 필자의 특허권자의 경고장 적시의무 회신을 무시하고 3개의 다른 미국특허를 추가한 2차 경고장을 보냈다. 필자가 총 12개의 J사 특허들의 청구항과 시카고 전시회에 전시한 K사의 진공비닐포장기기를 비교한 결과 3개만이 관련이 있어 보였다. 다시 필자는 쟁점인 특허 3개의 청구항 해석을 했고, 특허 1번의 청구항은 K사의 제품을 포함하지 않았지만 2,3번은 포함하는 것으로 판단했다.

특허권자들은 얼토당토않은 사유로 경고장을 보내는 경우가 허다하다. 하지만 특허전쟁 선전포고를 받은 경고장 수령자는 전쟁준비를 하는 것이 현명하다. 특허는 청구항(claim)으로 권한이 정의되므로 청구항과 침해피의품 비교가 모든 특허분쟁 대응의 첫째 단계가 된다. 법적으로 청구항은 관련기술의 통상 기술자가 이해할 수만 있으면 되는데 대부분 변리사(한)나 페이턴트 에이전트(Patent Agent, 미)들이 해석(construction)을 한다. 해석된 청구항의 범위가 피의품을 포함하지 않으면 문헌침해(literal infringement)는 아니지만 균등침해(equivalent infringement)의 문제가 남아 있고 이는 실제 침해소송의 청구항 해석 단계에서 이루어진다.

침해피의품 비교 하고
무효자료 발굴 해야
비침해 등 판단 가능

 
문헌침해를 했다고 해서 침해전쟁에서 백기를 들기보다는 쟁점특허의 특허 적격성(patent ability) 무효나 청구항 범위 제한을 할 무효자료와 선행기술(prior art)을 발굴해야 한다. 미국특허상표청(USPTO)이 보관하고 있는 출원경과심사기록(prosecution history wrapper)은 쟁점특허 출원 중에 심사관과 출원자가 제출하고 검토한 선행기술 및 관련자료, 의견, 보정, IDS 등 일체의 서류들을 포함하고 있다. 이는 청구항 해석과 선행기술 발굴에 매우 중요한 토대가 된다. 쟁점 미국특허의 출원경과심사기록은 당연히 영어로 되어 있으므로 미국 특허법과 문장의 행간을 읽을 수 있는 영어실력을 갖춘 전문가와 협업을 하는 것이 바람직하다.

J사의 특허 2,3번의 선행기술 조사 결과, 만료된 독일특허로 인해 특허 2번은 무효 가능성, 3번은 출원인의 청구항 범위 한정으로 비침해 판단을 내릴 수 있었다. 이를 2번째 경고장의 회신으로 J사에 보내자 이후 J사는 아무런 반응을 하지 않았다. 결국 J사의 경고장은 미국의 비닐포장기기 시장을 잠식할 수 있는 K사의 진출을 막아보려는 허망한 몸부림이었다.
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