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신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁

[신 피터경섭이 본 국제 지재권 분쟁] 특허침해 경고장 받게 되면(1)

법무법인 바른
미국 Patent Attorney

필자가 25년간 살았던 시카고는 뉴욕, 라스베이거스와 함께 미국 3대 상권의 중심지로 거의 매주 각종 전시회가 열린다. 이 전시회들을 위해서 시카고를 찾는 국내기업도 전시회마다 70 여개에 이른다. 필자가 법률고문으로 있었던 시카고 총영사관, 중진공, KOTRA는 이 국내기업들을 대상으로 관련 주요미국법률 프리세미나(Pre-seminar)를 필자에게 맡겼다. 전시회 이틀째가 되면 참가기업의 4분의 1 정도가 미국 특허권자의 침해경고장(cease and desist letter)을 가지고 필자를 찾는다.

2004년 초, 시카고 조리기기 전시회에 참가한 음식 진공비닐포장기기 제조회사인 국내기업 K사는 비닐포장기술 관련 미국특허들을 소유한 일본기업 J사로부터 경고장을 받았다. J사는 9개 특허를 나열했지만 K사의 어떤 제품이 J사의 어느 특허를 침해했는지를 명시하지 않은 경고장이었다. K사의 의뢰를 받은 필자는 경고장 요소들의 적시는 특허권자의 의무인데 J사가 이를 다하지 않았음으로 적시 내용을 포함한 새 경고장을 전달하라는 회신을 했다.

특허권자의 선전포고
아무 조치 안 취하면
고의 침해로 간주해

 
미국특허침해소송에서 경고장 전달은 특허권자의 의무이자 침해전쟁 선전포고이다. 경고장은 (1) 쟁점 미국특허 번호와 청구항 적시, (2) 침해피의품 특정, (3) 침해내용 명시의 3가지 요소들을 만족시켜야 한다.

침해경고장은 관련 특허침해 당사자들에게 여러 의미가 있다. 우선 특허권자는 경고장 전달시점으로부터 6년전 까지만 과거침해 배상을 받을 수 있다(6년 제한의 법칙). 또한 침해행위를 인지하고 있었음에도 불구하고 경고장 전달을 비합리적으로 지연(unreasonable delay)시킨 특허권자는 미국 형평법(equity law)의 귀책사유 중 하나인 해태(lache)로 특허권 집행 불가 판결을 받을 수 있다. 미국특허침해소송법은 특허존재나 침해사실의 인지에도 불구하고 침해를 한 침해자에게는 고의침해(wilful infringement)로 배상액의 최대 3배까지 징벌적 배상(punitive damage)을 물게 할 수 있는데, 침해경고장 접수 이후 아무런 조치를 취하지 않으면 고의침해로 간주한다. 한편 특허제품이나 포장 그리고 홈페이지(cyber marking)에 미국특허번호(U.S. Pat. No.)나 특허출원번호(U.S. Patent Pending No.)를 표기하면 경고장을 대신한다.
미국변호사