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개정 상표법상 부분거절제도에 대한 소고

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내년 2월 4일 시행 예정인 개정 상표법은 상표등록을 출원한 지정상품 중 일부에 거절이유가 있는 경우 그 지정상품에 대하여만 거절결정을 하는 이른바 ‘부분 거절제도’를 도입(법 제54조 단서 및 각호)한다. 이는 하나의 출원은 지정상품이 복수라 하더라도 일체 불가분으로 취급하는 기존 ‘출원 일체의 원칙’(대법원 2003. 3. 25. 선고 2001후1044 판결 등)을 중대하게 변경함으로써 향후 심사 및 심판 운영의 주요 쟁점이 될 것으로 예상된다.

개정법이 시행되면, 일부 거절 대상 지정상품의 구분에는 ‘유사상품 심사기준’에 기초하여 기본적으로 유사군코드를 참고하되 상품의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등 일반거래의 통념에 따른 판단기준을 적용할 것이다. 문제는 이 과정에서 심사관의 자의적 판단에 의하여 동일 사안임에도 지정상품의 유사 판단범위 자체가 달라지는 등 예측 가능성이 담보되지 못하거나, 거절 결정된 상품 중 일부에 대해서는 식별력을 인정할 여지가 있음에도 유사상품 판단기준에 의하여 일의적으로 전부 거절결정을 받을 가능성이 있다는 점이다.

부분거절제도를 채택하고 있는 EU(유럽연합)는 EUIPO(유럽지식재산청)의 상표심사가이드라인(Part B, Section4, Chapter 1, 5 Scope of Objections to the Goods and Services)에서 지정상품을 상품(또는 서비스)간 ‘동질적 범주(homogeneous category)’ 개념으로 구분한다. 구체적으로, NICE 분류상 같은 분류에 해당한다는 점만을 근거로 단순 판단하는 것은 아니며, 상품이 동일 성분 또는 재료로 구성되었는지, 상품(서비스)이 의도한 목적에 동일성이 있는지 등의 부가적 기준이 작용한다. 다만, 지정상품 간 동질적 범주에 대한 심사관의 판단이 다소 기계적이거나 자의적이라 비판받는 사례가 있다(예. LG전자 ‘Dual Edge’ Case(2018.1.18. Case No. T 804/16, 2016.9.2. R 832/2016-2)에 관하여 거절된 지정상품 중 일부에 대해서는 일반 소비자들이 표장 Dual Edge가 상품의 기술적 특징을 나타내는 것이라 바로 직감할 수 있다 단정하기 어렵다는 취지).

결국, 우리나라 개정 상표법상 부분거절제도가 정착하여 ‘개인, 중소기업 출원인의 용이한 상표권 확보’라는 도입 취지를 달성하기 위해서는 법률대리인이 실제 출원 과정에서 상품(서비스)의 속성과 거래 실정, 각 표장과 지정상품간 관련성 등의 요소를 종합적으로 고려하는 데에 전문 역량을 발휘함으로써 출원인의 편의와 상표제도 안정성 사이의 접점을 찾아가야 할 것이다.


최현윤 변호사 (법무법인 린)
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