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내가 쓴 책

[내가 쓴 책] '미국 특허소송의 이해'

미국 특허법의 실체적 요소와 함께 절차적 요소도 기술

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제가 네트워크 서비스를 제공하는 기업에서 사내변호사로 근무할 때였습니다. 저희 회사는 국내 기업들만을 상대로 영업을 하고 있음에도 어느 날 갑자기, 미국 기업으로부터 자신들의 특허를 침해하였다는 통지를 받게 되었습니다. 뉴욕에서 변호사 자격증을 받기는 했지만, 미국 특허 명세서가 어떻게 생겼는지 볼 기회도 없었던 터라 한동안 무척 당황하고 허둥댔던 기억이 납니다. 이 때의 기억이 트라우마로 남아서인지, 그 후 다시 미국으로 건너가게 되었을 때, 미국 지적재산권에 대한 공부를 시작하게 되었습니다. 미국 로펌에서 근무하게 될 때도 운좋게 특허 소송을 다루는 팀에 배정되었습니다.


이 책은 이처럼 저의 경험을 바탕으로, 미국 특허 소송을 맞닥뜨리게 될 기업체나 국내 로펌의 법률 실무에 종사하시는 분들을 대상으로 작성하였습니다. 미국 특허 소송하면, 사람들은 얼마 전에 종결된 애플과 삼성간의 전세계적 특허 전쟁을 떠올리실 겁니다. 그러나, 미국의 특허 소송 교과서나 실무에서 인용되는 미국 연방 대법원 판례 중에는 한국 기업을 피고로 하는 사례들이 여럿 보입니다. 또한, 저의 경험처럼, 한국에서 국내기업을 상대로 영업을 했음에도, 미국 기업에게 특허 소송을 제기 당하는 경우가 생기기도 합니다. 이 모두가 한국 기업들이 활발하게 미국 시장을 상대로 활동하고 있다는 것을 말해주죠. 그렇지만, 이를 직접 처리하는 담당자의 입장에선 이에 대한 사전 지식이 없다면, 답답하기 그지없을 겁니다. 이는 장기 규칙도 모른 채 장기판에 들어가야 하는 것과 같습니다. 이 책이 장기판의 룰북 노릇을 해서 이런 답답함을 해소할 수 있으면 좋겠습니다.

이 책의 머리말에도 썼듯이, 책의 구성과 관련하여 많은 고민을 했습니다. 대부분의 미국 특허법을 소개하는 책들이 특허법의 실체적 요소들만 기술하는 데 그쳤는데, 여기서 벗어나 특허 소송이라는 절차적 요소도 함께 기술하고자 했기 때문입니다. 그래서, 첫 번째 파트에서 개략적이나마 미국 특허 소송을 일별할 수 있도록 특허 소송 절차에 관한 내용을 실었습니다. 60페이지도 안 되는 분량이지만, 미국 소송 절차나 특허 소송 절차에 관심이 있으신 분들에게 꼭 일독해 주시기를 권합니다. 두 번째 파트부터는 특허법의 실체적 내용으로 특허 요건, 특허 침해, 특허 구제 등을 차례로 기술하였습니다. 특허 요건과 관련하여서는 미국 특허청의 출원 심사 가이드를 참조하였기 때문에, 특허 소송뿐만 아니라, 미국 특허 출원을 준비하시는 분들에게도 도움이 되도록 하였습니다. 또 본문과 각주를 막론하고 가능한 많은 판례들을 분석하여 기술하고자 하였고, 특허 발명의 이해를 돕기 위하여 도면들도 많이 싣고자 하였습니다.

생소하고 낯설기만 한 미국 특허 소송, 그렇지만 더 이상 두려움의 대상으로 머무르게 되지 않기를 마지막으로 희망해 봅니다.


진욱재 변호사 (법무법인 동인)
미국변호사

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