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위법한 경고장으로 인한 손해배상책임

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한국특허법학회가 2018년 TOP10 특허판례를 선별하여 세미나를 개최하는데, 그 첫째 사례가 특허법원 2017나2417 판결로 ‘거래처에 경고장을 발송한 행위의 위법성’에 관한 것이다. 이 판결을 보면서, 2017년 10월 30일자로 ‘지식재산권자의 정당하지 않은 위협’이라는 제목으로 쓴 기고문이 다시 생각났다. 우리 법원은 지식재산권자가 정당하지 않은 위협(경고장 등)을 통해 상대방과 제3자간의 거래가 단절되는 등 상대방이 입은 손해에 대해 사안별로 지식재산권자의 불법행위를 인정하면서 그에 따른 손해배상을 인정하여 왔고(대전지법 2008가합7844판결, 서울중앙지법 2014가합551954판결, 서울고법 2016나2060356 판결 등), 영국은 지식재산권 침해와 관련해서 권리주장자가 정당하지 않은 위협을 통해 부당이득을 획득하거나 제3자에게 부당한 손해를 끼치는 것에 대해 규율하는 ‘지식재산법(정당하지 않은 위협)’ 개정안을 2017년 10월 1일부터 시행해 왔다는 것이 그 요지다.


특허법원 2017나2417 사건에서 디자인권자는 제품의 생산 및 판매 등을 금지하는 가처분 등 사법적 구제 절차는 취하지 않고 곧바로 ‘상대방 제품이 등록디자인과 유사하여 상대방 제품의 생산 및 판매는 디자인권 침해, 구 부정경쟁방지법 자목 또는 차목 소정의 부정경쟁행위 및 민법상 불법행위에 해당하므로 판매를 중단하고 제품 수거 등 필요한 조치를 취하라’는 매우 단정적인 문구와 내용으로 상대방과 거래처들, 특히 새로 판매를 시작하려는 온라인 업체들을 상대로 2차례에 걸쳐 경고장을 보냈다. 그 결과 상대방의 거래처들은 제품 판매를 중단하였고, 온라인 업체들 역시 판매 논의를 중단하였다. 하지만 이후 법원이 디자인권자의 등록디자인 중 1개는 무효이고, 상대방 제품은 유효인 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다는 판단을 했다. 특허법원은 상대방의 디자인권 침해 및 부정경쟁행위 모두를 부정하면서, 디자인권자에게 불법행위로 인한 배상책임을 인정했다.

지식재산권의 침해여부는 특허심판원이나 법원의 판단이 있기 전까지는 누구도 단언할 수 없다. 그러한 상황에서 지식재산권자가 침해자의 거래처 등 제3자에게 지식재산권 침해를 이유로 거래중단 등을 요구할 때는 침해자에게 직접 경고 할 때보다 침해자에게 손해를 입힐 가능성이 크므로 더 세심하고 수준 높은 주의가 필요하다. 지식재산권의 행사가 정당화될 수 없는 위협으로 평가된다면 그 행사는 허용될 수 없고, 이러한 적절한 통제가 지식재산권이 제대로 보호되는 건강한 환경을 만든다.


이근우 변호사 (법무법인 화우)

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