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2014년 분야별 중요판례분석

[2014년 분야별 중요판례분석] (23) 지식재산권

조용식 대표변호사 (법무법인 다래)

2014년에는 지식재산권과 관련하여 실무상 중요한 의의가 있는 다수 판결이 선고되었다. 특허법과 관련해서는 '특허의 무효 시 기지급된 실시료의 반환 여부, 균등론 적용에 대한 관점, 권리범위확인심판에서 진보성의 판단 여부 및 역지불합의의 부당공동행위 해당 여부'에 관한 판단 기준을 제시한 대법원 판결들이 있었다. 상표법과 관련해서도 '등록 후 사용에 의한 식별력 취득'과 관련한 대법원의 전원합의체 판결을 비롯하여 다수의 판결들이 선고되었다. 또한, '상표권과 저작권과의 관계, 저작권법상 공연권 침해 여부 및 홈페이지에 게재된 사진의 저작권침해 여부'에 대한 판단 기준을 제시한 저작권 관련 판결들이 선고되기도 하였다

1. 균등론의 요건 중 과제해결원리의 동일성 판단에 있어 '특허발명에 특유의 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심을 실질적으로 탐구'하여야 한다고 판시한 사례 (대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결)
[판결 요지]
특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서, 확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다. 그리고 여기서 '양 발명에서 과제의 해결원리가 동일한지 여부'를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 기재된 발명에 대한 상세한 설명과 출원 당시의 공지기술 등을 참작해 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유의 해결수단으로 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

[사안 해설]
대상판결은 균등침해의 판단요소 중의 하나인 과제해결원리를 '선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유의 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심'이라고 구체적으로 설시하였다는 데 의의가 있다. 우리 대법원은 균등침해를 처음으로 인정하면서 '기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통되거나 동일할 것'을 요건으로 판시하였고(대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결), 이후 과제해결원리가 동일하다는 표현의 구체적인 의미에 대해서 '확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것'이라고 판시한 바 있었다(대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결). 그러나 종래 대법원 판례의 '비본질적인 부분' 및 '특징적 구성'이라는 표현은 보는 사람의 관점에 따라 '본질적' 또는 '특징적' 부분이 달라질 수도 있기에 실무적으로 논란이 있었다. 대상판결은 과제해결원리의 동일성 여부는 선행기술과 비교해 보았을 때 차별적인 특징부라 할 수 있는 기술사상의 핵심을 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다고 판시함으로써 과거 추상적이고 모호할 수 있는 기준에서 나아가 보다 실제적인 판단 방법을 제시하였다는 점에서 매우 중요한 의미가 있다고 생각된다.

종래 대법원 판결의 설시에 의하면 확인대상발명이 특허발명의 '특징적 구성'을 그대로 포함해야만 하고 변경된 부분은 특허발명의 특징적인 구성과는 무관한 '비본질적인 부분'이어야만 균등침해가 성립할 수 있는 것인가 의문이 있었다. 판결의 문언에 충실하게 본다면 특허청구범위의 각 구성요소를 본질적 부분과 비본질적 부분으로 나누고 그 중 비본질적 부분을 변경하는 경우에만 균등침해가 성립될 수 있고 선행기술과 대비되는 특허발명 특유의 '특징적 구성' 부분은 변경 없이 그대로 포함해야만 한다는 해석이 될 수도 있었다. 특히 '구성'이라는 표현은 기술적 과제를 해결하는 원리나 추상적인 기술사상과는 다르게 구체적인 형태를 가질 수밖에 없을 것인데, 그 의미에 충실한다면 추상적인 원리나 기술사상이 동일함에도 불구하고 구체적인 형태에서 조금이라도 차이가 있다면 균등침해가 성립될 수 없다는 불합리한 결론에 이른다. 이는, 선행기술과 대비하여 개량된 부분이 많은 혁신적인 발명일수록 '특징적 구성'을 많이 포함한다는 점을 고려할 때, 보호가치가 높은 발명일수록 보호범위가 오히려 줄어들 수도 있는 논리적 모순에 이를 수도 있었다.

대상판결은 이러한 종래 대법원 판결을 실제 적용함에 있어 논란이 있었던 부분에 대하여 나름대로 명확하게 정리한 것으로 보인다. 대상판결은 과제해결원리의 동일성을 판단함에 있어서 '선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명 특유의 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심'이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여야 한다고 명시하였고 논란이 있었던 '비본질적 부분'이라는 표현을 설시하지 아니함으로써, 균등침해의 판단에 있어서 특허발명이 본래 보호받고자 하는 기술사상의 실제 가치에 좀 더 주목할 수 있도록 근본적인 지침을 마련하였다고 생각된다. 특허명세서는 선행기술의 문제점을 제시한 후 그 문제점을 해결하는 원리나 수단을 제시하는 방식으로 기재되는데, 이러한 방식으로 명세서를 기재하는 이유는 특허발명에서 실제적으로 보호를 받아야 할 기술의 가치를 쉽게 파악하게 하는 데 편리하고, 특허발명의 기술적 핵심이 바로 선행기술의 문제점을 개선한 특허발명 특유의 기술적 사상에 있기 때문이라 할 수 있다. 대상판결은 이러한 명세서 기재 내용을 면밀히 파악하여 선행기술에 발생한 문제점의 인식, 그로부터 특허발명이 해결하고자 한 기술적 과제의 도출, 그러한 과제를 해결하는 원리나 수단이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 특허발명과 확인대상발명에서 추구하는 기술사상의 핵심이 동일한지 여부를 살펴보아야 한다는 입장으로 이해된다.

특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재되어 있는 문언에 의하여 정해지는 것이 원칙이고, 이러한 원칙은 특허청구범위에 기재된 언어를 기준으로 해당 발명의 보호범위를 정함으로써 특허권의 권리범위에 관한 제3자의 신뢰를 보호하겠다는 취지를 포함하고 있다. 그러나 특허발명의 출원 당시 향후 발생할 수 있는 모든 사소한 변경의 가능성을 포괄하여 특허청구범위에 기재하는 것은 언어의 속성상 불가능에 가깝다고 할 수 있고 그렇다고 여 언어의 한계에 의해 특허청구범위에 포함시키지 못한 사소한 부분을 변경 실시하는 형태를 제재하지 못한다는 것도 결코 바람직하지는 않다. 균등침해는 이러한 불합리한 상황에서 특허권자의 권리와 명세서를 신뢰한 제3자의 예측가능성 사이에서 적절한 균형점을 찾고자 하는 제도적 보완점이라 할 수 있으므로 균등침해를 단순히 기계적인 요건을 적용하여 판단하는 것은 문의적 한계를 넘어서 특허권자를 보호할 필요성이 있는지 여부를 살펴보겠다는 균등침해 도입의 본래적 취지와도 부합하지 않는 것이라 할 수 있다. 대상판결은 이러한 균등침해의 속성을 반영하여 과제해결원리의 동일성 여부는 발명의 실질적인 핵심구성을 면밀히 살펴보고 판단하여야 한다는 지침을 마련한 것으로 보인다. 따라서 대상판결이 말하는 '기술사상의 핵심'이란 어디까지나 일반적이고 추상적인 과제해결원리나 수단이 아니라 특허발명의 핵심구성이 기초하는 것을 의미하고 특허발명의 주된 과제 해결에 관련이 없다거나 기여하는 바가 없는 부수적인 구성은 고려 대상에서 제외하여야 한다는 의미에서 이해되는 것이 바람직할 것이다.


2. 권리범위확인심판에서의 특허발명의 진보성을 판단할 수 없다고 본 사례 (대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 판결)
[판결 요지]
특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다. 특허법이 심판이라는 동일한 절차 안에 권리범위확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제 되는 경우, 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여 진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음에도 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않다. 따라서 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다.

[사안 해설]
현재 대법원은 일반 법원이 담당하는 특허침해소송에서는 특허발명의 신규성 뿐만 아니라 진보성 유무를 판단할 수 있다고 보아 특허가 무효로 될 것이 명백한 경우 그 특허에 기초한 침해금지 또는 손해배상 청구는 권리남용에 해당한다는 입장에 있다. 그러나 특허권 자체에 관한 분쟁에서는 일관된 기준이 정립되지 않은 상태에 있었다. 특허에 관한 분쟁은 특허권 자체의 성립 및 효력에 관한 분쟁인 무효심판과 별도로 특허권자와 제3자 사이의 권리의 범위에 관한 분쟁인 권리범위확인심판이 존재하는데, 권리범위확인심판은 실질적으로 침해쟁송에 가깝다고 할 수 있다. 권리범위확인심판에서 특허발명의 신규성 또는 진보성에 대한 판단이 가능한가에 관하여 종래 대법원은 신규성이 없어 권리범위를 인정할 수 없다는 주장에 대해서는 일관되게 판단이 가능하다는 견해에 있었으나(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결), 진보성이 없어 권리범위를 인정할 수 없다는 주장에 관해서는 판단이 가능하다는 판결과 불가능하다는 판결이 공존하여 확립된 입장이 없는 상태에 있었으나 대상판결은 권리범위확인심판에서는 진보성 판단이 허용되지 아니함을 명백히 하였고, 이로써 특허분쟁에서 권리범위확인심판의 쟁점이 상당부분 제한될 것으로 보인다.


3. 실시권의 대상이 된 특허가 무효로 된 경우 지급된 실시료의 반환 청구를 부정한 사례 (대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666 판결)
[판결 요지]
특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약 대상인 특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제3항의 규정에 따라 같은 조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 그러나 특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적·배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다. 따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다.

[사안 해설]
등록된 특허발명에 대한 특허실시계약을 체결한 후 그 대상이 된 특허권이 추후 무효가 된 경우, 이미 지급된 특허실시료를 반환하여야 하는지 여부는 그 동안 많은 논란이 있었던 쟁점이었다. 과거 하급심 판례는 특허무효의 소급적 효력으로 인하여 과거의 실시계약은 무효로 되고 이미 지급한 사용료는 부당이득이 된다고 설시한 바 있으나, 특허가 무효로 되기까지 실시권자가 특허권의 존재로 인해 누린 사업상의 독점적 이익을 고려한다면 불합리한 측면이 있었다. 대상판결은 특허무효의 소급적 효력에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 한 실시계약이 처음부터 원시적 불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고 후발적으로 이행불능의 상태에 빠진다고 판단하고 계약해제가 아닌 후발적 이행불능을 이유로 하여 장래를 향한 계약해지권만을 인정하였다. 나아가 대상판례는 특허는 그 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 이후에 계약의 대상이 된 특허의 무효가 확정되었더라도 그 특허의 유효성이 계약체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용인 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 한 착오를 이유로 취소할 수도 없다고 한 바, 향후 실시계약 체결에 있어 유의할 필요가 있을 것이다.


4. 특허청구범위를 해석하는 데 있어서 발명의 상세한 설명의 위치 - '허용되는 참작해석'과 '금지되는 제한해석'의 구별에 관한 사레 (대법원 2014. 1. 16. 선고 2013후778 판결)
[판결 요지]
특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 특허청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다.

[사안 해설]
이 사건은 '돔(dome)의 뒤에 위치한 렌즈'라는 특허청구범위의 문언을 어떻게 해석할 것인지 여부가 쟁점이었는데, 특허심판원과 특허법원의 판단이 엇갈린 사안이었다. 특허심판원은 명세서상의 도면 및 발명의 상세한 설명을 참작하여 나타난 기술적 사상을 고려하여 '돔'의 의미를 편평한 디스크와 균일한 곡률과 원형의 경계를 갖는 볼록면이 접합된 것, 즉 볼록면과 편평한 밑면이 결합된 3차원의 폐쇄된 표면으로 파악하였다. 따라서 '렌즈가 돔의 뒤에 위치한다는 것'은 결국 그 폐쇄된 표면의 바깥쪽인 편평한 밑면의 뒤쪽에 위치해야 한다는 결론을 내었다. 반면 특허법원 및 대법원은 '돔'의 의미를 3차원의 폐쇄된 표면으로 해석하지 아니하고 보다 일반적이고 통상적 의미에 부합하는 '속이 빈 반구 또는 그와 유사한 형상의 볼록한 면'으로 파악하여 렌즈가 돔의 편평한 밑면 뒤에 위치해야 한다는 제한은 가해질 필요가 없다고 판단하였다. 즉, 특허청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명확하다면 발명의 실시예를 참조하여 파악되는 좁은 의미로 해석할 수 없고 청구범위의 기재에 내포된 일반적인 의미를 기초로 하여 파악되는 광범위한 의미로 해석되어야 한다는 입장이라 생각된다.

특허청구범위에 사용되는 용어가 학술적으로 명확히 정의되어 있어 한가지의 뜻만을 가지고 있는 경우 청구범위 해석에 있어 분쟁의 소지가 별로 없을 것이지만, 언어의 속성상 사람에 따라 다르게 사용되는 경우가 더 많은 것이 현실이라 할 수 있다. 이 경우 용어의 의미를 어떻게 정할지 문제가 되는데, 가장 기본적인 방법은 바로 해당 문서에 사용된 용어를 문언 그대로의 의미(Plain Meaning Rule)로 해석하는 것이며, 이러한 원칙에 의할 때 특허청구범위에 기재된 용어는 통상적 의미를 갖는 것으로 강하게 추정될 수 있다. 대법원은 그 동안 '특허청구범위에 기재된 사항의 해석은 그 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하는 것이 원칙이라는 점(대법원 2006. 12. 22. 선고 2006후2240 판결, 대법원 2007. 11. 29. 선고 2006후1902 판결 등 참조)'을 밝혀 왔으며, 대상판결 또한 같은 맥락에서 문언상 통상적이고 일반적으로 파악되는 의미는 그 명세서의 기재를 근거로 하더라도 함부로 제한하여 해석할 수 없다는 원칙을 확인한 것이라고 이해된다.

청구범위에 기재된 용어를 해석함에 있어서 원칙적으로 발명의 상세한 설명을 참작하는 것은 매우 중요한 일이지만 상세한 설명을 참작하더라도 청구범위에 아무런 기재가 없는 사항을 명세서로부터 끌어들여서 청구항에 기재된 용어를 제한해석 하는 것은 허용되어서는 아니 될 것이다.


5. 간단하고 흔한 표장이라도 등록 이후에 사용에 의하여 식별력을 취득한 경우 타인의 확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속한다고 본 사례 (대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결)
[판결 요지]
이 사건 등록상표의 등록결정 당시, 이 사건 등록상표의 구성 중 영문자 'N' 등은 지정상품과 관련하여 식별력이 없거나 미약하였으나, 뉴우발란스 실시용상표 ''은 지정상품 '운동화'에 관하여 적어도 2009년경부터는 수요자 사이에서 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식되었고, 이 사건 등록상표에서 실사용상표와 동일한 '' 부분이 다른 구성들과 결합되어 있더라도 그 구성들은 지정상품인 '운동화'의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이거나 ''을 부각하는 배경에 불과하여 그 때문에 '' 부분의 식별력이 감쇄되지는 아니할 것으로 보이므로, 이 사건 등록상표의 구성 중 '' 부분은 적어도 이 사건 심결 당시에는 수요자 사이에 상품의 출처를 인식할 수 있게 하는 중심적 식별력을 가진 것으로 보아야 한다. 따라서 이 사건 등록상표와 확인대상표장이 다 같이 '운동화' 상품에 사용될 경우 일반 수요자로 하여금 '운동화' 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 양 표장은 유사한 상표에 해당한다.

[사안 해설]
대상판결은 상표권 권리범위확인심판에서 등록상표의 식별력은 상표의 유사 여부를 판단하는 기준인 최종적인 기준시점인 심판의 심결 시를 기준으로 판단하여야 한다는 점을 명확히 하였다. 즉, 등록상표가 등록결정시에 식별력이 없었다고 하더라도 등록상표를 사용함으로써 권리범위확인심판의 심결시점에 이르러 식별력을 취득한 경우에는, 식별력이 있음을 전제로 판단해야 한다는 것이다. 이러한 판결은 과거 등록상표의 구성 중 등록결정시에 식별력이 없던 부분은 심결 시 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 하더라도 등록상표에서 중점적 식별력을 가지는 부분이 될 수 없다는 취지로 판단한 2007. 12. 13. 선고 2005후728 판결을 변경하는 것으로서 의미가 있다.

6. 상표등록이 된 표장이라고 하더라도 먼저 발생한 저작권을 침해하는 경우 사용이 금지될 수 있다는 사례 (대법원 2014. 12. 11. 선고 2012다76829 판결)
[판결 요지]
저작권법에 의하여 보호되는 저작물의 요건으로서 창작성은 작자 자신의 독자적인 사상 또는 감정의 표현을 담고 있음을 의미할 뿐이어서 이러한 요건을 충족하기 위하여는 단지 저작물에 그 저작자 나름대로의 정신적 노력의 소산으로서의 특성이 부여되고 있고 다른 저작자의 기존의 작품과 구별할 수 있을 정도이면 충분하다. 그리고 저작물과 상표는 배타적·택일적 관계에 있지 아니하므로, 상표법상 상표를 구성할 수 있는 도형 등이라도 저작권법에 의하여 보호되는 저작물의 요건을 갖춘 경우에는 저작권법상의 저작물로 보호받을 수 있고, 그것이 상품의 출처 표시를 위하여 사용될 수 있다는 사정이 있다고 하여 저작권법에 의한 보호 여부가 달라진다고 할 수는 없다.

[사안 해설]
대상판결에서 쟁점이 된 도안은 ' 로서, 대상판결은 이 도안이 자연계에 존재하는 일반적인 여우의 머리와는 구별되는 독특한 여우 머리로 도안화되었고 여기에는 창작자 나름의 정신적 노력의 소산으로서의 특징이 부여되어 있어 다른 저작자의 기존 작품과 구별될 수 있는 정도의 창작성이 있다고 판시하였다. 따라서 도안이 공표된 때부터 저작물로서 보호될 수 있고 등록상표가 이러한 도안을 사용하고 있는 이상 먼저 발생한 저작권을 침해하고 있는 것이라고 판단하였다.
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