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판결기사 대법원 2011후1159

'SODA 시계' 상표 주인은 누구?

상표사용 계약 맺고 시계제품에 'SODA' 사용했다면
상표권자는 사용자 아닌 허락업체
대법원, 구두제조업체 'SODA' 패소 원심 파기

상표의 통상사용권을 설정받은 업체가 제품을 생산하면서 특정 상표에 대한 소비자들의 인식이 높아졌더라도 상표 사용을 허락한 업체가 품질관리를 계속 해왔다면 상표권자는 상표사용을 허락한 업체라는 대법원 판결이 나왔다.


대법원 특허2부(주심 김용덕 대법관)는 최근 구두 제조업체 (주)소다가 특허청을 상대로 낸 상표출원 거절결정 취소소송 상고심(2011후1159)에서 원고패소판결한 원심을 깨고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다.

재판부는 판결문에서 "상표 사용자 외에 사용허락계약 등을 통해 상표 사용자의 상표사용을 통제하거나 상품의 성질이나 품질을 관리해 온 자가 따로 있는 경우에는 그를 상표 권리자로 봐야 하며 상표 사용자를 권리자로 봐서는 안 된다"고 밝혔다.

재판부는 "시계제품에 사용된 'SODA'는 소다가 오랫동안 신발 등에 사용해 일반 수요자에게 널리 알려진 상표와 그 표장이 동일한 상표이고, '좋은시계'는 2003년 4월 소다로부터 관리감독에 따르기로 하고 약정하고 상표에 관해 통상사용권을 설정받았다"며 "소다가 2005년 4월 통상사용권 설정계약을 해지했음에도 그 해지의 효력을 다투면서 이 상표를 계속 사용하는 과정에서 'SODA 시계'가 일반 수요자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려지게 됐다고 할 것이므로 이 상표의 권리자는 상표사용계약을 통해 좋은시계의 상표 사용을 통제하고 상품의 성질이나 품질을 관리하는 권한을 가진 소다라고 할 것이고 상표 사용자인 좋은시계를 권리자로 볼 것은 아니다"라고 설명했다.

소다는 2001년 'SODA'상표를 출원해 등록하고 구두 등 14종류의 제품을 생산했다. 좋은시계는 2003년 6월 SODA를 시계에 부착해 판매할 수 있도록 하는 내용의 상표사용게약을 체결하고 시계를 판매해 높은 판매고를 올렸다. 소다는 좋은시계가 계약조건을 제대로 이행하지 않는다는 이유로 2005년 4월 계약을 해지했으나 좋은시계가 계약해지가 무효라고 주장하자 소송을 내 2009년 3월 승소 확정판결을 받았다. 소다는 시계류 제품에 대해 'SODA' 상표 등록을 출원했으나, 특허청과 특허심판원이 '상표가 등록되면 소비자들로 하여금 좋은시계에서 생산한 제품인 것으로 오인하게 할 우려가 있다'며 거절하자 소송을 냈다. 특허법원은 "좋은시계가 상표권자인 소다의 허락 하에 상표를 사용해 수요자들에게는 사용자인 좋은시계의 상표로 인식됐고 소다의 상표로 알려졌다고 볼 수 없다"며 원고패소판결했다.
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