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판결전문 특허법원 2018허8104

거절결정(상)

판결

특허법원 제2부 판결

 

사건20188104 거절결정()

원고】 ◇◇◇ 그룹(어 스위스 베라인), ◇◇◇◇◇◇◇ Group(a Swiss Verein), 소송대리인 변리사 이○○,소송복대리인 변리사 배○○

피고특허청장, 소송수행자 A

변론종결2019. 1. 10.

판결선고2019. 1. 31.

 

주문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

 

청구취지

특허심판원이 2018. 9. 20. 20172036 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

 

이유

1. 기초사실

. 원고의 이 사건 출원서비스표

1) 국제등록번호 / 국제등록일 / 우선권주장일

: 1263973/ 2015. 1. 22. / 2015. 1. 21.

2) 구성 TH2018HUH8104_1.gif

3) 지정서비스:서비스업류 구분 제45류의 Legal services; legal research services; providing information relating to legal matters; issuing of legal information; providing legal advice; legal consultancy services; legal enquiry services; legal services relating to business; legal support services; public record investigation services; preparation of legal reports; patent and trademark agency services; company formation and registration services; provision of information, consultancy and advisory services relating to the aforesaid services.

. 선등록서비스표

1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 / 갱신등록일

: 서비스표등록 제62452/ 1999. 7. 22. / 2000. 7. 12. / 2011. 3. 9.

2) 구성 TH2018HUH8104_2.gif

3) 지정서비스업 :서비스업류 구분 제42류의 법률연구조사업, 법무사업, 변리사업, 변호사업

4) 등록권리자 :이정일

. 이 사건 심결의 경위

1)원고의 이 사건 출원서비스표에 관한 국제서비스표등록출원에 대하여 특허청 심사관은 2017. 3. 29. “이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 그 호칭 및 관념이 유사하고 지정서비스업도 유사하여 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다는 이유로 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호에 의하여 개정되기 전의 것, 이하 구 상표법이라 한다) 7조 제1항 제7호에 의하여 이 사건 출원서비스표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

2)원고는 위 거절결정에 불복하여 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2018. 9. 20. 위 거절결정과 동일한 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(20172036).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

 

2. 원고 주장의 요지(심결취소 사유)

이 사건 출원서비스표는 전체로서 호칭되고 인식되거나 ‘DENTONS’ 부분이 식별력 있는 요부에 해당하여 선등록서비스표와는 외관, 호칭, 관념이 달라 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다. 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

 

3. 판단

. 관련 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하고, 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합 상태와 정도, 지정 상품과의 관계, 거래 실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 20151690 판결 등 참조).

나아가 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 있는지를 판단할 때에는, 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있고(대법원 1996. 3. 22. 선고 951494 판결, 대법원 2009. 4. 23. 선고 20085151 판결 등 참조), 이는 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정 상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 하며(대법원 2017. 3. 9. 선고 2015932 판결 등 참조), 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

한편, 지정서비스업의 유사 여부는 동일 또는 유사한 서비스표를 사용하였을 때 동일한 영업 주체가 제공하는 서비스로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되, 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공 방법과 장소, 서비스의 제공자, 수요자의 범위 및 서비스 제공에 관련된 물품이 일치하는지 여부 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 5. 12. 선고 20031192 판결, 대법원 2018. 11. 9. 선고 20161376 판결 등 참조).

. 표장의 동일·유사 여부

1) 외관의 대비

이 사건 출원서비스표, ‘TH2018HUH8104_3.gif는 전반부에 궁서체의 한자어 TH2018HUH8104_4.gif과 후반부에 고딕체 영문 대문자 TH2018HUH8104_5.gif가 결합된 표장인 반면, 선등록 서비스표 TH2018HUH8104_6.gif은 궁서체의 한글 문자 표장으로서, 두 표장은 글자체, 문자의 구성, 글자수 등에 차이가 있어 그 외관은 서로 다르다.

2) 호칭 및 관념의 대비

) 이 사건 출원서비스표는 다음과 같은 이유로 식별력 있는 요부에 해당하는 TH2018HUH8104_4.gif으로 호칭·관념될 수 있다.

이 사건 출원서비스표는 원고 상호의 일부인 TH2018HUH8104_5.gifTH2018HUH8104_4.gif이 결합된 표장으로서, 이들의 결합으로 새로운 관념을 형성하지는 않는 것으로 보이고, 그 중 TH2018HUH8104_4.gif크게 이루다는 의미를 가지는 단어로 지정서비스업인 법률서비스업과의 관계에서 강한 인상을 주는 점에서 식별력을 가진다.

TH2018HUH8104_4.gif이 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업과 동일·유사한 서비스업에 대하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있다는 등과 같이 식별력을 부정하거나 미약하게 할 만한 사정도 보이지 않는다.

이 사건 출원서비스표의 지정서비스업에 관한 일반 수요자나 거래자가 결합된 서비스표 전체로서 호칭 및 관념하는 거래실정이 있다고 볼 만한 증거가 없다. 오히려 국내 일반 소비자들의 중국어 수준에 비추어 볼 때 따청덴톤스로 불리거나, 5음절의 대성덴톤스로 불릴 가능성 보다는 표장의 전반부를 구성하는 한자의 한글 음역에 해당하는 대성’(TH2018HUH8104_4.gif)으로 호칭되고, ‘크게 이루다는 관념으로 인식할 여지가 충분하다.

이에 대하여 원고는, TH2018HUH8104_3.gif는 중국의 로펌(law firm), ‘따청(TH2018HUH8104_4.gif)’ 스위스의 로펌인 덴톤스(TH2018HUH8104_5.gif)가 합병함에 따라 두 회사의 상호를 결합하여 만든 조어로서 세계 최대의 다국적 로펌이라는 새로운 관념을 형성한다고 주장하나, 갑 제6 내지 12호증의 각 기재만으로는 국내 일반 소비자들의 상식 수준 등에 비추어 외국 법률회사들의 이름이나 합병 여부를 쉽게 알 수 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없는 바, 이 사건 출원서비스표를 보고 원고가 주장하는 것과 같은 관념을 떠올릴 것이라고 쉽게 단정할 수 없다.

) 이 사건 출원서비스표를 구성하는 TH2018HUH8104_4.gif은 그 부분만으로 독립하여 서비스업의 출처를 표시할 수 있는 식별력 있는 요부에 해당한다고 할 것이고, 이 사건 출원서비스표의 요부와 선등록서비스표는 호칭과 관념이 동일·유사하다.

3) 소결론

이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 외관은 다르지만 호칭 및 관념이 동일·유사하여 두 서비스표가 동일·유사한 지정서비스업에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 결국 두 서비스표는 표장이 서로 유사하다.

. 지정서비스업의 유사 여부

이 사건 출원서비스표의 지정서비스업은 일반 소비자들에게 사건 및 법률 정보와 조언 등을 제공하는 법률 관련 서비스업이라는 점에서 선등록서비스표의 지정서비스업과 일반 거래의 통념상 동일한 영업 주체에 의하여 제공되는 서비스로 오인될 우려가 있으므로 서로 동일하거나 유사한 지정서비스업에 해당한다.

. 이 사건 심결의 위법 여부

이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 그 표장 및 지정서비스업이 동일·유사하므로 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록이 거절되어야 한다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

 

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

 

 

판사 이제정(재판장), 나상훈, 이지영

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