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판결전문 특허법원 2018허4867

등록무효(상)

판결

특허법원 제5부 판결

 

사건20184867 등록무효()

원고A

피고주식회사 지평주조

변론종결2018. 8. 24.

판결선고2018. 10. 5.

 

주문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

 

청구취지

특허심판원이 2018. 4. 25. 2018460호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

 

이유

1. 기초사실

. 이 사건 심결의 경위

원고는 2018. 2. 19. 아래 나.항 기재 피고의 이 사건 등록상표가 아래 다.항 기재 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하고, 현저한 지리적 명칭이므로 상표법 제33조 제1항 제4호에 해당하며, 산지표시이므로 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하며, 피고를 상대로 특허심판원 2018460호로 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 2018. 4. 25. 다음과 같은 점에서 이 사건 등록상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 6조 제1항 제3, 같은 항 제4호 및 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

이 사건 등록상표 TH 2018HUH4867_1.jpg과 선등록상표 TH 2018HUH4867_2.jpg은 관념이 유사하지만, 외관과 호칭이 달라 상품의출처에 대한 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없으므로, 유사하지 아니하다.

이 사건 등록상표 TH 2018HUH4867_1.jpg은 경기 양평군에 속하는 면사무소 소재지의 지리적 명칭에는 해당하나, 면사무소 소재지에 불과하여 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 볼 수 없다.

원고가 제출한 증거만으로는 수요자나 거래자가 지평을 막걸리의 산지로 인식하고 있다고 보기 어렵다.

. 피고의 이 사건 등록상표

등록번호/출원일/등록결정일/등록일 : 상표등록 제1119582/2014. 11. 13./2015. 6. 9./2015. 7. 24.

구성 TH 2018HUH4867_1.jpg

지정상품 : 상품류 구분 제33류의 막걸리, 법주, 소주, 쌀로 빚은 술, 약주, 인삼주, 청주, 탁주, 합성청주, 알코올성 음료(맥주는 제외), 증류주, 약용주(藥用酒).

권리관계 : 이 사건 등록상표는 피고의 대표이사 B이 출원하여 등록받았으나, 양도를 원인으로 하여 2016. 12. 12. 피고 앞으로 이전등록이 되었다.

. 선등록상표

등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 상표등록 제718305/2006. 11. 15./2007. 7. 25./2017. 10. 30.

구성 TH 2018HUH4867_2.jpg

지정상품 : 상품류 구분 제33류의 법주, 탁주 등.

등록권리자 : 김제시

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

 

2. 이 사건 심결의 위법 여부

. 원고의 주장

1) ‘지평'은 경기 양평군 지평면(이하 지평면'이라 한다)의 약어로서, ‘지평'의 이름을 딴 지평의병과 지평리 전투가 유명하며, 지평면에는 지평향교, 효자정문 등 각종 문화유산이 있고, 낚시터, 구둔역 등의 관광지로도 유명하며, 봉미산성황대제, 가루매마을 배꽃문화축제 등 각종 축제가 매년 개최되고 있으므로, ‘지평'은 상표법 제33조 제1항 제4호 소정의 현저한 지리적 명칭의 약어에 해당한다.

2) 지평면에 있는 지평양조장에서 1925년부터 막걸리를 생산하였고, 국내는 물론 해외의 언론도 지평양조장에서 생산된 지평막걸리를 보도하였으며, 지평막걸리를 인터넷에서 검색하여보면 블로그 글만 해도 다음 사이트에 15,500, 네이버 사이트에 11,229건이 게재되는 등 지평'은 막걸리의 산지표시로 알려졌으므로, ‘지평'은 이 사건 등록상표의 지정상품 중 막걸리'에 관하여 상표법 제33조 제1항 제3호 소정의 산지표시에 해당한다.

3) 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제33조 제1항 제3호 및 제4호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다(원고는 심판절차에서와 달리 이 사건 소송절차에서는 상표법 제33조 제1항 제7호의 등록무효사유를 주장하지 아니하였고, 이러한 등록무효사유는 변론주의의 적용을 받으므로, 이 사건 등록상표가 상표법 제33조 제1항 제7호 또는 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지는 판단하지 아니한다).

. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제41)에 해당하는지 여부

 

[각주1] 원고는 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법의 적용을 주장하나, 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법 부칙 제2조 제1항은 이 법은 이 법 시행 이후 출원한 상표등록출원부터 적용한다.”라고 규정하고, 이 사건 등록상표의 출원일은 위 개정 상표법 시행일인 2016. 9. 1. 이전임이 기록상 명백하므로, 이 사건 등록상표에는 구 상표법이 적용된다.

 

1) 관련 법리

구 상표법 제6조 제1항 제4호에서 말하는 현저한 지리적 명칭'이란 단순히 지리적, 지역적 명칭을 말하는 것으로서 지정상품이나 지정서비스업과의 사이에 특수 관계가 있음을 인식할 수 있어야 하는 것은 아니지만, 그 지리적 명칭이 우리나라 수요자나 거래자들에게 널리 알려졌어야 한다(대법원 2000. 6. 13. 선고 981273 판결 등 참조). 지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다(대법원 2018. 2. 13. 선고 20171342 판결 참조).

2) 검토

) 갑 제4 내지 22호증, 을 제1호증의 각 기재 및 영상에 의하면, 지평'은 지평면의 지리적 명칭의 약칭으로 사용되기도 하는 사실, 지평면에는 지평의병·지평리 전투 기념관', ‘지평지구전투전적비', ‘지평양조장', ‘지평향교', ‘송현리 효자 정문', ‘수곡 서원', ‘선정비림', ‘이적장군 묘비', ‘영화마을', ‘○○농군학교', ‘양평수낚시터', ‘구둔역', ‘양평○○○ 골프 클럽' 양평 미○○캠프' 등의 유적지 내지 관광지가 있는 사실, 지평면에서 봉미산 성황대제', ‘가루매마을 배꽃문화축제' 양평 해바라기 축제' 등의 행사 내지 축제가 열리는 사실, 인터넷 포털사이트 다음에서 지평면전원주택'을 검색하면 약 8,180건의 블로그 글이 검색되는 사실은 인정된다.

) 그러나 을 제2, 33, 37, 38, 43, 46, 52호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 보태어 인정되는 다음의 각 사실 및 사정을 위 법리에 비추어 보면, 위 인정사실만으로는 경기 양평군 지평면이 국내 수요자나 거래자에게 널리 알려진 지리적 명칭에 해당한다거나 지평'이 수요자나 거래자에게 지평면을 가리키는 지리적 명칭으로 직감될 정도로 널리 알려졌다고 보기 어려우므로, ‘지평'이 현저한 지리적 명칭의 약어에 해당한다고 볼 수 없다.

지평'19089월경 양근군'지평군'이 합병하여 양평군으로 된 이후부터 200612월경 지제면'지평면'으로 개칭되기 전까지는 ' 단위 행정구역에 불과한 경기 양평군 지제면 지평리의 지리적 명칭에 불과하였고, 그 이후에도 ' 단위 행정구역의 지리적 명칭에 불과하다. 더욱이 2017년을 기준으로 전국에 1,192개의 '이 존재하므로, ‘지평'이 지평면으로 개칭된 이후 약 9년간 지평면의 지리적 명칭으로 사용되었다고 하더라도 전국적으로 약 1,192개에 달하는 면의 지리적 명칭 중 하나에 불과하다.

또한, ‘지평'은 사전적으로 대지의 편평한 면', ‘사물의 전망이나 가능성 따위를 비유적으로 이르는 말' 등의 의미를 가지는 단어이다.

지평면에 위 인정사실에서 본 바와 같은 유적지 및 관광지가 존재하고 다양한 행사 및 축제가 열리기는 하나, 이러한 유적지, 관광지 및 행사, 축제가 유명하다고 볼 만한 자료가 없을 뿐만 아니라, 나아가 이러한 유적지, 관광지 및 행사, 축제 등의 유명성으로 인하여 지평면이 유명하게 되었다고 볼 만한 자료도 없다. 지평면에는 지평이라는 지리적 명칭을 사용한 지평의병·지평리전투 기념관', ‘지평지구전투전적비', ‘지평양조장' 지평향교' 등이 존재하기도 하지만, 최근에는 양평○○○ 골프 클럽', ‘양평 미○○캠프' 양평 해바라기 축제'와 같이 군 단위의 지리적 명칭인 양평'이 주로 사용되는 것으로 보인다. 또한, 피고 측이 생산한 지평막걸리'도 양평 지평막걸리, 양평의 지평막걸리 등으로도 지칭되는 것으로 보인다.

달리 지평면과 관련하여 교과서, 언론 보도, 설문조사 등 수요자나 거래자의 인지도를 객관적으로 확인할 수 있는 자료가 없다.

. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

구 상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정한 것은, 상품의 산지는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시이므로 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상 요청과 이러한 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어려우므로 상품의 산지를 이른바 기술적 표장으로 보아 이를 상표로 사용하는 것을 허용할 수 없다는 데 그 이유가 있고(대법원 2000. 5. 12. 선고 9849142 판결 참조), 어떠한 상표가 기술적 표장만으로 된 상표에 해당하는지는 그 상표의 관념, 그 지정상품이 일반적으로 지닌 공통된 품질과 효능, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하며, 수요자나 거래자들이 지정상품의 산지, 품질 등을 표시한 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니한다(대법원 1997. 5. 23. 선고 961729 판결 참조).

2) 검토

) 앞서 본 바와 같이 지평'은 사전적으로도 여러 의미가 존재하는 점에다가, 갑 제31호증의 기재만으로는 지평면이 막걸리의 산지 내지 막걸리를 생산·판매하는 업체가 많은 지역으로 막걸리의 수요자나 거래자에게 알려졌다거나, 객관적으로 지평면에서 막걸리 생산·판매업이 상당한 규모로 이루어졌음을 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없는 점을 보태어 보면, 거래사회에서 막걸리의 상품표지에 생산지의 지명을 사용하는 경우가 종종 있음을 감안하더라도, 막걸리의 수요자나 거래자가 지평'을 막걸리의 산지로 직감할 수 있다고 보기는 어렵다.

오히려 갑 제1, 27, 29, 30, 32호증, 을 제3 내지 64호증의 각 기재(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다, 이하 같다) 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 막걸리의 수요자나 거래자는 지평'을 막걸리의 산지가 아닌, 피고가 생산·판매하는 막걸리의 상품표지로 인식할 것으로 보인다.

C1925년경부터 경기 양평군 지제면 지평리에서 지평주조'라는 상호로 지평양조장'에서 막걸리를 생산·판매하였으며, 피고 대표이사 B의 조부(祖父)D1960년경 C으로부터 지평주조'의 영업을 인수한 이래 B의 부()E를 거쳐 B에 이르기까지 피고 측은 약 90년 동안 이 사건 등록상표가 요부에 해당하는 지평주조', ‘지평양조장', ‘지평막걸리' 등과 같은 영업표지 내지 상품표지를 사용하여 지평양조장에서 막걸리를 생산·판매하였다.

피고 대표이사인 B2016. 5. 13. 개인사업체이던 지평주조를 법인사업체로 전환하여 주류 제조 및 도·소매, 판매업을 목적으로 하는 피고를 설립하고 그 대표이사로 취임하였다. 설립과 동시에 B으로부터 지평양조장을 비롯하여 지평주조의 영업을 일체로 승계한 피고 역시 설립된 이후 지평양조장을 운영하면서 이 사건 등록상표를 사용하여 막걸리를 생산·판매하였다.

지평면에서 막걸리를 생산하는 업체로 널리 알려진 것은 피고 또는 피고가 운영하는 지평양조장뿐이며, 지평면사무소는 피고 측이 지평양조장에서 생산하는 탁주를 지평면의 특산물로 소개하였다.

지평양조장은 국내에서 가장 오래된 양조장 중 하나로, 2014. 7. 1. 문화재청에 등록문화재로 등록되었다. 피고 측은 지평양조장에서 생산하는 막걸리를 지평주조'지평양조장'의 이름을 따서 지평막걸리'로 지칭하였고, 수요자나 거래자도 피고 측이 생산한 막걸리를 지평막걸리'로 호칭하는 것으로 보인다. B은 그중 요부로 볼 수 있는 지평'을 이 사건 등록상표로 출원하여 등록받았다.

지평양조장에서 생산되는 지평 생 옛막걸리2)'는 한국전통주백과에 등재되었는데, 거기서는 대한민국의 90년의 역사가 담긴 대한민국에서 가장 오래된 양조장에서 나오는 막걸리로 소개되었다. ‘막걸리를 ○○', ‘막걸리 ○○' 막걸리 ○○○'의 제호로 발행된 막걸리와 관련 도서에도 피고 측의 지평막걸리'가 소개되었다.

 

[각주2] ‘지평생막걸리와 동일하나, 한국전통주백과에서는 표장에 없는 자를 부가하였다.

 

피고 측이 운영하는 지평양조장과 지평막걸리는 “M○○ 공감! 특별한 세상”, “C○○ 전통주의 화려한 부활”, “K○○ 6시 내고향 경기명주' - 지평막걸리“K○○ 백년의 가게 세월의 향을 빚다'” 등의 TV 프로그램에서 소개되었고, 아래와 같이 각종 언론 매체에 소개되었으며, 그 밖의 다수의 인터넷 블로그에서도 피고 측의 지평막걸리'가 소개되었다.

TH 2018HUH4867_3.jpg

TH 2018HUH4867_4.jpg

피고의 설립 이전에 지평주조라는 상호로 지평양조장에서 막걸리 제조업을 영위한 B의 매출액은 2011693,595,068, 20121,203,621,079, 20131,697,420,517, 20142,727,476,159, 2015. 1. 1.부터 2015. 6. 30.까지 1,925,596,5373)에 이르는 등 지평막걸리' 매출액이 매년 급격하게 증가하는 추세에 있다.

 

[각주3] 2015. 1. 1.부터 2015. 6. 30.까지 181일 중 2015. 6. 10.부터 2015. 6. 30.까지 21일을 제외한 160일로 일할계산하면 1,684,505,226(원 미만 버림)이다.

 

인터넷 포털사이트 네이버에서 지평막걸리'를 검색하면 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2015. 6. 9.까지 1,571건의 웹사이트, 3,767건의 블로그글, 275건의 뉴스, 756건의 카페글, 319건의 동영상, 108건의 지식IN 글 및 26건의 지식백과 글이 검색된다. 인터넷 포털사이트 다음에서도 지평막걸리'를 검색하면 8,920건의 웹문서, 5,010건의 블로그글, 249건의 뉴스, 4,480건의 카페글 및 14건의 동영상이 검색된다.

) 이에 대하여 원고는, 지평양조장 및 지평막걸리가 막걸리의 수요자나 거래자에게 주지하므로, 수요자나 거래자는 이 사건 등록상표를 막걸리의 산지로 인식할 수 있다는 취지로 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 수요자나 거래자가 지평'을 막걸리의 산지로 인식하지는 아니할 것으로 보이고, 오히려 원고가 주장하는 사정으로 인하여 피고 측의 지평양조장, 지평막걸리의 표장의 요부로 인식할 것으로 보이므로, 원고가 주장하는 사정은 이 사건 등록상표의 식별력을 더욱 강화하는 요소로 볼 수 있다. 원고의 위 주장은 이유 없다.

. 소결

이상에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제4호에 해당하지 아니한다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 위법하지 아니하다.

 

3. 결론

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

 

 

판사 서승렬(재판장), 정윤형, 김동규

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