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[글로벌 리걸 이슈] IP 소송으로 텍사스 가는 한국기업 늘었다

미국변호사

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특허권자 친화적 성향으로 유명한 미국 텍사스(Texas)주 지방법원에 글로벌 기업들을 상대로 한 지식재산 소송들이 몰리면서 소송에 대응하기 위해 미국으로 향하는 우리 기업들이 늘어나고 있다. 전문가들은 꾸준히 증가하는 지식재산권(IP) 분쟁 리스크에 대응하기 위해 평소 디스커버리를 준비하고 분쟁 초기에 적극 대응하는 등 세밀한 사전 전략을 수립하는 것이 필수적이라고 조언한다.

◇ 텍사스로 향하는 우리 기업들 =
최근 IP 분쟁에 휘말려 미국 텍사스 지방법원으로 소환되는 우리 기업이 늘고 있다.

특허청 산하 한국지식재산보호원(원장 김성관)이 발간한 '2021 IP Trend 연차보고서'에 따르면 미국 내 우리 기업 연관 IP 분쟁 건수는 총 1111건에 이른다. 연도별로 보면 2017년 182건, 2018년 284건, 2019년 208건, 2020년 187건, 2021년 250건이 제기됐다.

특히 미국 내 IP 분쟁에서 피소된 우리 기업은 2017년 161곳, 2018년 180곳, 2019년 127곳, 2020년 160곳, 2021년에는 무려 192곳에 이른다. 지난해 가장 많이 미국에서 IP 분쟁에 휘말린 것이다.

그런데 이들 소송은 특정 법원에 집중됐다. 보고서에 따르면 최근 5년 간 우리 기업 연관 IP 소송 1111건 가운데 80%에 가까운 865건(77.9%)이 미국 5개 지방법원에 집중되는 기현상이 나타났다.

텍사스 동부 지방법원이 366건으로 가장 많고, 텍사스 서부 지방법원도 156건에 이른다. 또 캘리포니아 동부 지방법원에 156건, 델라웨어 지방법원에 115건, 캘리포니아 북부 지방법원에 72건이 집중됐다. 특히 텍사스 동부 지방법원의 경우 최근 3년 동안 매년 가장 많이 우리 기업 관련 IP 소송이 진행됐다. 텍사스 서부 지방법원의 경우 2017년 2건, 2018년 0건으로 우리 기업 관련 IP 소송이 거의 없었으나, 2019년 25건을 기록한 데 이어 2020년 50건, 2021년 79건으로 급증하며 단숨에 2위에 올라섰다.


우리기업 연관 IP분쟁 총 1111건

작년 피소된 기업만 190곳 넘어

텍사스 동부지법 최다 소송 진행

전문가들 “사전전략 필수” 조언 


◇ 증가하는 IP 리스크… "사전 전략 필수" =
미국 내에서 우리 기업을 상대로 한 IP 분쟁이 늘어나는 이유는 텍사스 동부 지방법원 등 관련 소송이 집중되는 법원들이 특허권자에게 친화적인(Pro-IP) 성향이 강하기 때문이다. 기업을 상대로 한 IP 소송을 잘 받아주는 법원을 찾아 소송을 제기하는 것이다.

한 대형로펌 지식재산 전문 변호사는 "우리나라 기업 가운데에도 글로벌 기업으로 성장한 곳들이 늘어나면서 이들을 타깃으로 삼는 NPE(Non Practicing Entity, 특허를 확보해 생산활동은 하지 않고 소송 및 라이선싱 등으로 수익을 추구하는 단체)들이 유리한 싸움을 진행하기 위해 텍사스 동부 지방법원 등에서 제소전을 벌이고 있다"며 "특허권자 친화적인 것으로 알려진 올브라이트(Albright) 텍사스 서부 지방법원 판사의 영향으로 최근에는 텍사스 서부 지방법원에서도 다수의 소송이 진행되고 있다"고 말했다.

또 다른 변호사는 "소송이 일단 제기되면 대응을 하지 않을 수 없기 때문에 관련 리스크와 법률비용이 늘어나고 있다"면서 "대책이 필요하다"고 했다.

전문가들은 이 같은 IP 리스크에 대응하기 위해서는 치밀한 '사전 전략' 수립이 필수라고 조언한다.

변재훈 법무법인 율촌 외국변호사(미국)는 "미국 내 소송은 생소한 부분이 있어서 평소부터 대응이 필요하다"며 "특히 '디스커버리(Discovery)'에 대한 프로토콜을 세워두고, 그에 따라 데이터를 파기 혹은 보존해야 한다. 그렇지 않으면 추후 디스커버리 요청에 대한 불이행으로 사실인정, 무변론 판결 등 제재를 받을 위험이 있다"고 말했다.

임보경(52·사법연수원 30기) 세종 변호사는 "미국 내 IP 소송에서 피고는 소장을 송달받은 지 20일 내에 답변을 제출해야 하는 등 초기부터 유의할 부분들이 많다"며 "초기 대응에 실패하면 불리한 고지에서 소송을 진행할 수 있으므로 분쟁 초기부터 적극적으로 대응에 나서야 한다"며 "국내 로펌과 함께 외국 현지 로펌 선정 및 비용 등을 논의하며 커뮤니케이션을 하는 것도 과도한 소송비용이 청구되는 것을 예방할 수 있는 방안"이라고 말했다.

 

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