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연구논단

인도 특허법상 특허발명의 불실시에 관한 소고

미국변호사

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Ⅰ. 서설

인도 특허법(이하 법)은 우리나라와 같이 특허법을 성문법으로 두고 발명을 한 자를 보호하는 한편 권리를 취득한 특허발명을 상업적으로 실시하고 있는지를 정기적으로 보고하도록 하고 있다(법 제146조). 특허법은 기술이용을 통하여 산업발전을 이룩하는 것을 목적으로 하고 있어, 법의 목적을 달성하기 위해 발명자에게 독점배타적인 권리를 부여하고 있다. 이는 발명의 이용을 통하여 보다 좋은 기술로의 발전을 위함이고, 더 나아가 발명의 이용을 통하여 산업 발전을 이룩하여 국민이 편리하고 윤택한 생활을 영위할 수 있도록 하기 위함이다. 특허권을 취득한 후 특허발명을 실시하지 않으면 법의 목적이나 제도의 취지에도 벗어난다. 그리하여 국제조약은 물론 각국의 특허법에도 불실시(不實施)에 관한 규정을 두고 있다.

인도는 특허발명의 상업적 실시 현황을 정기적으로 보고하는 것을 의무화하는 독자적인 제도가 존재하며(법 제146조), 특허권자가 인도 국내에서 특허발명의 적정한 실시를 촉진하기 위한 제도이다. 특허청장은 특허권자 등으로부터 제공된 특허발명의 실시 상황에 관한 정보를 공개할 수 있고(법 제146조 제3항) 만약 특허권자 등이 실시 상황을 보고하지 않으면 벌금의 대상이 되며, 또 실시 상황을 허위로 보고한 자에게는 벌금형 또는 징역형이 부과된다(법 제122조).

우리나 인도를 비롯한 각국은 특허법의 목적과 제도의 취지에 부합하지 않은 불실시의 경우에는 권리를 취소한다든가 또는 강제실시권을 허여한다든가, 실시보고를 하게 하는 등의 규정을 두어 특허제도의 취지를 살리고 있다. 상세한 논증은 '인도 특허법상 특허발명의 불실시에 관한 고찰(한양대 법학논총 제38집 제3호)'을 참조하길 바란다.


Ⅱ. 인도 특허법상의 불실시제도

특허권자는 특허발명의 실시에 대해 배타적 권리를 가진다(법 제43조). 반면, 특허권자에게는 특허발명의 적절한 실시가 요구된다. 특허제도는 발명을 장려하고 인도의 경제적·기술적 발전에 기여하기 위한 것이어서 특허권자 및 실시권자가 제3자에 의한 특허발명의 실시를 배제하고 자신도 실시하지 않은 상황을 허락한다면 인도 경제의 발전을 오히려 저해하는 결과가 되기 때문이다.

인도 특허법에 의하면 특허권을 행사함에 있어서는 "특허는 발명을 장려하기 위해, 그리고 해당 발명이 인도에서 상업적 규모로, 부당한 지연없이 적절하게 실행 가능한 한도까지 실시되는 것을 보증하기 위하여 부여되는 것"(법 제83조a)이며 "부여된 특허는 공중의 위생 및 영양물 섭취의 보호를 저해하지 아니하고, 특히 인도의 사회·경제적 및 기술적 발전에 있어 매우 중요한 분야에서 공공의 이익을 증진하는 수단으로서의 역할을 완수해야 한다"(법 제83조d) 등의 일반원칙을 참고해야 한다고 되어 있다.

인도는 우리나라와 달리 특허권 취득 후 국내에서 실시여부를 매년 보고하도록 하고 있으며 불실시의 경우에는 강제실시권을 부여하거나 권리를 취소할 수 있고, 실시에 관한 규정은 특허법과 특허규칙에 자세하게 규정하고 있으며, 최근에는 특허규칙 중 실시보고서와 관련된 내용의 일부를 개정하였다.

1. 특허발명의 실시의무규정

인도는 우리와 달리 특허권을 취득한 후 매년 해당 특허발명의 실시에 대해 보고할 의무가 있다. 이 실시보고는 특허법 제146조 및 특허규칙 제131조에 의해 특허권자 또는 실시권자, 그 대리인은 양식(Form)27에 따라 전년 1년간의 특허발명에 대한 상업적 '실시'또는 '불실시'에 관하여 다음 해의 3월 31일부터 6개월 이내에 상업적 실시보고서를 제출하여야 한다(인도 특허규칙 제131조 제2항). 만약 제출의무를 위반하는 경우에는 벌금 및 형사벌을 부과하거나(법 제122조), 강제실시권을 부여하는 경우(법 제84조) 또는 취소가 되는 경우가 있다(법 제85조).

실시의무 규정에 의한 실시보고 요건(법 제142조 제2항)은 ① 특허권자와 실시권자가 특허발명의 실시보고서를 특허청장에게 제출하여야 하며(법 제146조 제2항), 배타적 실시권자뿐만 아니라 비독점 실시권자도 해당 의무를 진다. ② 등록된 모든 특허발명이 실시보고 의무의 대상이며(법 제146조 제2항), 특허출원 중인 발명이나 등록되지 않은 발명은 특허실시보고 의무대상에서 제외된다. 등록된 특허발명은 실시되는 경우는 물론 실시되지 않은 특허도 실시보고(不實施의 報告)의 대상이다. ③ 실시보고는 보고대상 기간의 연도 말일(3월 31일)부터 6개월 이내에 제출하여야한다(특허규칙 제131조 제2항). ④ 특허권자 또는 실시권자는 양식27에 따라 특허발명의 상업적 실시 정도를 기재하여 특허청장에게 제출하여야 한다(법 제146조 제2항·특허규칙 제131조 제1항).

2. 취소 및 강제실시권 설정에 관한 규정

인도 특허법 제83조에 규정된 특허발명의 적정한 실시를 담보하기 위한 강제실시권제도(법 제84~94조)와 함께 특허발명의 실시를 촉구하는 실시보고 제도를 두고 있다(법 제146조). 만약 특허권자 등이 해당 특허발명에 대해 실시보고를 하지 않으면 해당 특허발명을 인도에서 실시하지 않는 것으로 보고 특허청장이 제3자에게 강제실시권을 부여할 수 있다.

불실시의 경우나 특허발명에 관한 공중의 합리적인 수요를 충족시키지 못하는 등 특허권 부여 목적에 반하는 상황인 경우에는 이해관계인이 특허청에 강제실시권 요구를 할 수 있으며, 특허청은 이에 대한 심사를 하여 강제실시권을 부여할 수 있다(법 제84조, 제88조, 제92조, 제92A조 등). 다만 이해관계인은 특허권자에게 먼저 실시허락을 요청하였으나 거부된 경우에 한하여 요구할 수 있다. 특허청은 불실시의 경우에는 라이선스 요구가 있으면 자동적으로 강제실시권을 부여하는 재정(裁定)을 내리는 것이 아니라 쌍방의 이익을 고려하여 결정을 내린다.

이러한 강제실시권에 대해 인도 특허법은 제84조에서 강제실시권의 일반적 사항과 요건 등을, 제87조에서 신청처리절차를, 제88조에서 강제실시권 부여에 대한 특허청장의 권한을, 제89조에서 강제실시권 부여의 일반 목적을, 제90조에서 강제실시권의 기간 및 조건을, 제92조에서 중앙정부의 고시에 의한 강제실시권에 대한 특칙을, 제92A조에서 일정한 예외 상황 하에서 특허 의약품의 수출에 대한 강제실시권 등을 상세하게 규정하고 있다.

또한 강제실시권을 부여한 후 2년이 경과해도 공중의 수요를 충족시키지 못 하는 상황이 계속되는 경우, 인도 특허청은 해당 특허권을 취소할 수 있다. 즉 특허법 제64조에는 특허법상 일반적 취소사유를 열거하고 동법 제85조에서는 특허청장에 의한 불실시 특허에 대한 취소규정을 구체적으로 규정하고 있다.


Ⅲ. 우리에게 주는 시사점

인도의 특허법은 영국의 1852년 특허법을 기초로 하여 제정하고 몇 번의 개정을 거쳐 2005년도에 개정된 법을 현재 시행하고 있기 때문에, 대륙법계인 우리나라와 법률의 구성 또는 체계에서 상이한 부분은 있으나 제도의 취지나 목적은 동일하다. 인도는 자국 산업의 발전을 위하여 특허권을 취득한 특허발명에 대하여 반드시 인도 국내에서 실시하도록 의무화하고 있으며 불실시의 경우에는 특허권을 취소하거나 강제실시하도록 하고 있다.

우리나라의 특허발명 실시보고의무는 산업부문의 동향을 파악하고 국가의 산업정책 수립 등을 점검·반영토록 하기 위한 규정이다(윤선희, '특허법(제6판)', 법문사, 2019, 610면). 우리 특허법 제125조는 '특허청장은 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자에게 특허발명의 실시여부 및 그 규모 등에 관하여 보고하게 할 수 있다'라고 규정함으로써 반드시 하여야 할 강행규정이 아니라 필요시에 할 수 있도록 한 훈시적인 규정에 불과하다. 그러나 인도는 특허법 제146조 및 특허규칙 제131조에 의해 특허권자 또는 실시권자, 그 대리인은 Form27에 따라 전년 1년간의 특허발명에 대한 상업적 '실시' 또는 '불실시'에 관한 내용을 다음 해의 3월 31일부터 6개월 이내에 상업적 실시보고서를 반드시 제출하여야 한다는 강행규정을 두고, 만약 제출의무를 위반하는 경우에는 벌금 및 형사벌을 과하거나(법 제122조) 제3자에게 강제실시권을 부여하는 경우(법 제84조)와 취소가 되는 경우(법 제85조)를 두고 특허발명의 적정한 실시를 촉진하고 있다.

이상에서 살펴본 바와 같이 특허를 받은 발명을 실시를 하지 않는다면 새로운 아이디어나 기술을 상업화하지 못하고 관련 기술개발자들은 그 기술을 실시하지 못하기에 새로운 기술개발에 어려움을 겪게 되면 결국 특허권 불실시는 산업발전의 방해로 이어지게 된다.


그리하여 대부분의 국가는 발명특허의 보호와 관련된 법률을 두고 있으며, 우리를 비롯한 일본 등의 대륙법계국가들은 법 제1조의 목적에 명확하게 천명하고 있으나 영미법계 국가의 특허법에는 명확하게 규정하고 있지 않더라도 대륙법계와 동일하게 해석하여 운용하거나 인도와 같이 더욱 엄격하게 적용하기도 한다.


윤선희 교수 (한양대 로스쿨)

 

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