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제조방법이 기재된 물건 청구항의 특허 청구범위 해석

리걸에듀

[2021.11.29.]



1. 제조방법이 기재된 물건 청구항 의의

제조방법이 기재된 물건청구항(Product by Process Claim, 이하 PBP 청구항)이라 함은 물건의 발명에 있어 그 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어있으면서, 하나 이상의 구성이 그것을 제조하는 방법이나 수단을 동원하여 표현된 것을 의미합니다. 일반적으로 새로운 물건을 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란한 사정이 있어 불가피하게 제조방법에 의해 물건을 특정한 청구항(진정 PBP 청구항)과 위와 같은 특별한 사정이 없음에도 제조방법에 의해 물건을 특정한 청구항(부진정 PBP 청구항)으로 나뉩니다.



2. 특허요건 판단 시 PBP 청구항의 특허 청구범위 해석 방법

법원은 특허요건(유·무효) 판단 시 PBP 청구항에 대해 제조방법 자체를 본질로 파악하지 않고 물건의 발명이라는 점에 방점을 두어, 제조방법이 다르더라도 물적 구성이 동일하다면 같은 발명으로 보는 전제(물적 동일설)에서 신규성 및 진보성을 판단해왔습니다. 이 때 기존 대법원 판례는 진정 PBP 청구항의 경우에만 제조방법을 고려하여 물건을 특정하며, 부진정 PBP 청구항의 경우 제조방법을 고려하지 않고 물건을 특정하였습니다(대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결 등 참조).


그런데 2015. 1. 22. 선고 2011후927 판결에서 “제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지이므로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니”라고 판시함으로써 부진정 PBP 청구항 또한 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악해야 하는 것으로 판결을 변경합니다. 진정 PBP 청구항과 부진정 PBP 청구항을 명확히 구별하기 힘들다는 점을 고려하더라도, 이와 같은 대법원의 판단은 타당한 것으로 보입니다.



3. 권리범위확인 내지 침해 판단 시 PBP 청구항의 특허 청구범위 해석 방법

권리범위확인 내지 침해 판단 시, 특허요건 판단 시의 PBP 청구항의 특허청구범위 해석 기준과 같아야 할지(일원론), 또는 그 해석 기준을 달리해야할지(이원론) 여부도 문제될 수 있습니다. 이에 대해 대법원은 “제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이나, 다만 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정 할 수 있다.”고 판시한 바 있습니다(대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결).


즉, 판례는 일반적으로 권리범위확인 내지 침해 판단 시 특허요건 판단 시의 PBP 청구항 특허청구범위 해석 기준에 따르나, 이런 과정에서 불합리한 사정이 존재할 경우에 한하여 권리범위를 특허 청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다는 판단을 하였습니다.



4. 관련 최신 판례; 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결

가. 사실관계

폴라프레징크를 유효성분으로 포함하는 정제들에 대하여, B사는 A사를 상대로 B사의 습식과립법으로 제조된 확인대상발명이 A사의 직접타정법으로 제조된 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였고, 특허심판원이 B사의 심판청구를 인용하자 A사는 B사를 상대로 특허법원에 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기합니다.


나. 법원의 판단

특허법원은 원고의 청구를 기각하였고, 대법원 또한 위 4항에 소개된 대법원 판례 법리를 바탕으로 A사의 특허 발명과 (B사의) 확인대상 발명은 일정 비율과 크기를 한정한 폴라프레징크를 유효성분으로 포함하고 있다는 점에서는 동일하지만, A사의 특허 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제인데 반해, B사의 확인 대상 발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질 등을 가진 정제이므로, 서로 다른 제조 방법에 따라 정제의 흐름성, 압축성, 정제의 경도 등이 달라질 수 있고, 이에 따라 제조된 정제의 안정성 및 용출률에 차이가 생기는바, B사의 확인대상 발명은 문언적으로 A사 특허 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단합니다.


사안의 경우 부진정 PBP 청구항에 대한 사안으로 보이는데, 이는 권리범위확인 판단 시에도 특허요건 판단 시와 같이 PBP 청구항이 포함된 발명의 물적 구성을 판단함에 있어 그 제조방법을 고려해야 한다고 재확인한 판결로 볼 수 있습니다.

 

 

5. 결론

대법원은 PBP 청구항이 포함된 발명의 경우 특허청구범위 해석에 있어 그 제조방법의 기재를 고려하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 특허요건의 신규성·진보성을 판단하며, 권리범위확인 내지 침해 판단 시에도 위와 같은 법리가 적용되는 것이 원칙이라고 판단하였습니다. 결국 위와 같은 법리 하에서 PBP 청구항이 포함된 물건 발명의 경우, 특허청구범위 해석에 있어 PBP 청구항으로 기재된 제조방법이 어떻게 해석되는지 여부에 따라 특허 출원 또는 권리범위확인/침해 판단 시 결론에 차이가 발생할 수 있을 것이고, 이에 대한 심도 있는 고찰이 필수적일 것입니다.



김준년 변호사 (jnklim@lawlogos.com)

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