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김앤장

권리자 보호를 강화한 개정 특허법 및 개정 부정경쟁방지법 시행

[2019.07.29.] 


권리자 보호를 한층 강화한 개정 '특허법' 및 개정 '부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률'("부정경쟁방지법")이 2019. 7. 9. 시행되었습니다.


개정 특허법 및 개정 부정경쟁방지법은 모두 (1) 고의적인 특허권 및 영업비밀 침해행위에 대해 손해배상액을 손해로 인정된 금액의 최고 3배까지 정할 수 있도록 하는 징벌적 손해배상제도를 도입하였습니다(특허법 제128조제8항 및 제9항, 부정경쟁방지법 제14조의2제6항 및 제7항). 


나아가, 개정 특허법은 (2) 특허권 침해로 인한 손해배상액 산정 기준 중 하나인, 특허권자가 "통상적으로 받을 수 있는" 실시료를, 특허권자가 "합리적으로 받을 수 있는" 실시료로 확대하였으며(특허법 제65조제2항, 제128조제5항), (3) 특허권자가 주장하는 특허권 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 상대방에게 자신의 구체적 행위태양을 제시할 의무를 부과하였습니다(특허법 제126조의2). 


또한, 개정 부정경쟁방지법은 (4) 영업비밀의 인정 요건 중 하나인, "합리적인 노력에 의해 비밀로 유지된"이라는 요건을 "비밀로 관리된"이라는 요건으로 완화하였고(부정경쟁방지법 제2조제2호), (5) 영업비밀 침해행위에 대한 형량을 대폭 상향하고, "영업비밀을 지정된 장소 밖으로 무단 유출하는 행위, 영업비밀 보유자로부터 영업비밀의 삭제 또는 반환을 요구 받고도 이를 계속 보유하는 행위" 등을 형사처벌이 가능한 영업비밀 침해행위의 새로운 유형으로 추가하였습니다(부정경쟁방지법 제18조제1항 및 제2항). 위 주요 개정 사항들에 대한 설명은 아래와 같습니다.



1. 징벌적 손해배상제도의 도입

개정 특허법 및 개정 부정경쟁방지법의 가장 큰 특징은 징벌적 손해배상제도의 도입입니다. 징벌적 손해배상조항은 개정 특허법 및 개정 부정경쟁방지법의 시행일인 2019. 7. 9. 이후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용됩니다. 이러한 개정법의 시행으로, 특허권 및 영업비밀에 대한 고의적 침해행위의 손해배상액은 종래에 비해 상당히 증가될 것으로 예상되며, 지식재산권에 대한 보호 강화 및 침해행위에 대한 보다 효과적인 예방이 가능해질 것으로 기대됩니다. 



2. 침해행위에 대한 고의성 입증 부각

징벌적 손해배상제도의 도입으로 향후 특허권 및 영업비밀 침해 소송에서 "고의성" 여부에 대한 다툼이 주된 쟁점 중 하나로 부각될 것으로 전망됩니다. 특허권자 또는 영업비밀 보유자의 경우 "고의성" 존재 입증에 (1) 침해자에 대한 경고장 발송, (2) (특허권일 경우) 적극적 권리범위 확인심판 승소 등이 도움될 수 있을 것이고, 침해자의 경우 "고의성" 부존재 입증에 (1) 전문가로부터의 비침해 의견서, 특허 무효 또는 영업비밀 비해당 의견서 수령, (2) (특허권일 경우) 무효심판 또는 소극적 권리범위 확인심판 승소 등이 도움될 수 있을 것입니다. 



3. 특허침해 부인 당사자에게 구체적 행위태양 제시 의무 부과

개정 특허법은 특허권자가 주장하는 구체적인 특허침해의 행위태양을 부인하는 상대방에게 자신의 구체적인 행위태양을 밝히도록 하는 의무를 부과하였습니다. 또한 상대방이 정당한 이유 없이 자신의 행위태양을 밝히지 않을 경우에 대한 제재로서 특허권자가 주장하는 행위태양이 진실한 것으로 인정할 수 있도록 하였습니다. 이와 같은 구체적 행위태양 제시 의무 부과는 침해행위에 대한 특허권자의 입증 부담을 한결 완화하고 특허침해사건의 신속한 진행 및 실체적 진실 발견에 한층 도움이 될 것으로 예상됩니다.



4. 영업비밀 요건 완화 및 영업비밀 침해 형사처벌 강화

개정 부정경쟁방지법은 영업비밀로 인정되기 위한 요건 중, 정보가 "합리적인 노력에 의해 비밀로 유지된" 것이라는 요건을 “비밀로 관리된” 것이라는 요건으로 완화하였습니다. 종래 영업비밀침해 사건에서는 영업비밀로 인정되기 위한 다른 요건들(즉, 공공연히 알려져 있지 않을 것, 독립된 경제적 가치를 가질 것)은 충족하고서도 비밀관리를 위한 노력이 충분하지 않음을 이유로 영업비밀성이 부정되는 사례가 상당수 존재하여 왔으나, 개정 부정경쟁방지법 하에서는 영업비밀로 인정되는 기업의 정보가 늘어나고, 영업비밀성에 대한 입증 부담 또한 한결 완화될 것으로 예상됩니다. 한편, 개정 부정경쟁방지법이 영업비밀 침해에 대한 형사처벌 대상을 넓히고 영업비밀 침해 행위에 대한 형량을 대폭 상향함에 따라, 영업비밀 침해를 이유로 한 형사사건의 공격 및 방어에도 더욱 신경을 기울일 필요가 커졌습니다.



양영준 변호사 (yjyang@kimchang.com)

장덕순 변호사 (ducksoon.chang@kimchang.com)

이인재 변호사 (injae.lee@kimchang.com)

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