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2018년 분야별 중요판례분석

[2018년 분야별 중요판례분석] 25. 지식재산권

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1. 균등침해 판단에 있어서의 과제해결원리의 동일성 (대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결)

[판결 요지]

확인대상 발명과 특허발명의 '과제 해결원리가 동일'한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다. 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다.

[사안 해설]

균등침해 성립의 한 요소인 “양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다”는 것의 의미에 대하여 종래 대법원은, 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미한다고 판시해오다가, 2014년 7월 24일 선고된 2012후1132 판결에서, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일한지 여부의 판단기준에 대하여 ‘특허발명의 특징적 구성’에 대하여는 전혀 언급하지 않고, 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 ‘기술사상의 핵심’이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다고 판시함으로써, 과제 해결원리의 동일성 판단범위를 다소 넓히는 태도를 취했다. 위 판결은 과제해결원리의 동일성 판단기준을 종래와 달리 다소 넓히면서도 전원합의체의 형식을 취하지 않아 대법원의 태도가 완전히 변경된 것인지에 대한 논란이 있었는데, 이 사건 판결에서 2012후1132 판결의 변경된 판단기준을 다시 한번 확인하면서, 새로운 판시사항을 덧붙이고 있다. 

  

이 사건에서 판단대상이 된 특허발명은 공교롭게도 위와 같이 태도를 변경한 2012후1132 판결과 동일하며, 다만 양 사안은 확인대상발명에 있어서 일부 차이가 있다. 2012후1132 판결에서의 확인대상발명은 특허발명의 구성과 다른 부분이 하나였고(구성요소 7), 본 사건에서는 다른 부분이 두 부분이다(구성요소6, 7). 본 판결에서는 2012후1132 판결에서 파악한 것과 동일하게, 일단 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 '절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 격자형 부품의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도'하는 데에 있다고 판단하였다. 그리고 원심에서 제시된 선출원고안은 이 사건 특허발명의 출원 당시에 공지된 기술이 아니고, 그 밖에 위와 같은 기술사상의 핵심이 이 사건 특허발명의 출원 당시에 공지되었다고 볼 만한 사정은 보이지 않으며, 이 사건 구성요소6은 가압절판의 승강작동을 안정적으로 안내하는 것을 통해 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심을 구현하는 데 기여하는 정도에 그칠 뿐, 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심으로 파악할 수는 없다고 판시하였다. 결국 확인대상발명에서 구성요소6과 7이 다른 구성으로 치환되었으나, 그러한 치환에도 불구하고 이 사건 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에도 존재하므로 과제 해결원리의 동일성이 인정된다는 것이다.


나아가 대법원은 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이므로, 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다고 판시하였다. 이는 2012후1132 판결의 판시내용을 조금 더 구체화하여, 해당 특허발명의 기술사상의 핵심 내지 과제 해결원리를 파악할 때 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다고 함으로써, 선행기술에 비하여 얼마나 특허발명이 기술발전에 기여하고 있는지에 따라 균등침해의 성립범위도 정해진다는 것을 명백히 밝힌 의미 있는 판결이다. 다만 종래 과제해결원리의 동일성을 판단할 때는 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는지 여부를 판단함으로써 과제해결원리의 동일성 인정 범위가 다소 좁지만 판단기준이 명백하다는 장점이 있었는데, 본 판결에 의해 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가라는 다소 추상적인 판단 기준에 더하여, 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 과제해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정해야 한다고 함으로써, 판단기준이 다소 주관적이거나 명백하지 않을 수 있다는 문제가 있을 수 있다고 생각된다. 다만 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리의 동일성 인정 범위가 결정된다는 것은 지극히 타당한 판시로 보여지는바, 향후 구체적인 사안에서 과제 해결원리의 동일성 인정에 관한 법원의 구체적 적용 사례들을 통해 보다 명백한 판단 기준을 확립해 나가야 할 것이라고 본다.


2. 진보성 판단 기준 (대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1840 판결)
[판결 요지]

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다.

[사안 해설]

사안의 경우, 등록특허발명은 '처지거나 주름진 피부와 피하 근육층에 삽입시켜 조직을 당기거나 펼 수 있도록 시술 시 사용되는 조직거상용 이식물'에 관한 발명으로서, '표면에 돌기가 형성된 생체 삽입용 실과 위 실을 양측으로 일정 길이를 남기고 양단이 실로 묶여서 결합되며 양단을 연결하도록 실이 관통되는 메쉬(mesh) 부재'를 함께 구비한 것이고, 선행발명들의 메쉬 부재에 대응되는 구성은 '그 양단이 생체 삽입용 실로 묶여서 결합된' 구성을 포함하고 있지 않다. 

 

이에 대해 대법원은, 선행발명들은 인체의 조직을 '복수의 방향으로' 연결된 봉합사 등에 연결된 메쉬 부재에 대응되는 구성에 의해 지지하고자 하는 기술사상을 갖고 있어, 인체의 조직을 '한 방향'으로 당기려고 하는 이 사건 제1항 정정발명의 기술사상과 분명한 차이가 있어, 이러한 선행발명들에 이 사건 제1항 정정발명과 같이 '한 방향으로 당기기 위한 구성'을 도입하는 것은 선행발명들의 기술적 의미를 잃게 하는 것이 되어 통상의 기술자가 쉽게 생각해내기 어려우며, 선행발명들에 그러한 암시나 동기가 제시되어 있지 않은 이 사건에서 이 사건 정정발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한 통상의 기술자라 하더라도 선행발명들 또는 선행발명들의 결합에 의해 이 사건 제1항 정정발명의 위구성을 용이하게 도출할 수 없다는 이유로 진보성이 부정되지 않는다고 판시하였다.

 

진보성의 판단에 대하여 법원은 비교대상발명들 사이의 결합으로 인해 비교대상발명의 본래의 기술적 의미를 잃게 되거나, 대응구성의 기술적 특징이 서로 상충되는 때, 선행발명에 다른 선행발명의 일부 구성을 적용하거나 결합하는데 부정적인 요소가 있는 경우, 선행발명에 다른 선행발명의 일부 구성을 결합함에 있어 어떠한 암시나 동기가 없는 경우 진보성이 있다고 판시하고 있으며, 사안에 따라 여러 판단 기준들을 함께 고려하여 진보성을 판단한다. 사안의 경우도 특허발명의 특유의 과제해결 수단이 무엇인지, 선행발명들의 기술사상은 특허발명과 어떤 차이가 있는지를 살펴본 후 선행발명들에 이 사건 제1항 정정발명과 같이 '한 방향으로 당기기 위한 구성'을 도입하는 것은 선행발명들의 기술적 의미를 잃게 하는 것이고, 선행발명들에 암시나 동기가 없는 상황에서 사후적 고찰에 의해 이 사건 특허발명의 진보성을 부정할 수는 없다고 판시하였는바 지금까지의 진보성 판단 기준에 대한 대법원 판결들과 궤를 같이 하는 타당한 판시라고 하겠다.


3. 결합상표의 유사여부 (대법원 2018. 6. 15. 선고 2016후1109 판결)
[판결 요지]

이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘의료영상용 카테터’는 고무 또는 금속제 등의 가는 관에 렌즈 등을 장착하여 인체의 혈관 내부 등을 촬영하고 이를 모니터로 전송하여 인체 외부에서 수술이나 진단을 용이하게 하는 의료 기구이다. 이 사건 출원상표 '11.jpg' 중 ‘OPTIS’ 부분은 ‘눈의, 렌즈’라는 의미를 갖는 ‘OPTIC’에서 맨 끝의 알파벳 ‘C’가 ‘S’로 바뀐 정도에 불과하다. 따라서 이 ‘OPTIS’ 부분은 수요자들이 지정상품의 성질과 관련된 ‘OPTIC’을 연상할 것으로 보이므로 식별력이 미약하다. 반면 이 사건 출원상표 중 ‘DRAGONFLY’ 부분은 ‘잠자리’라는 의미로 그 지정상품과의 관계에서 ‘OPTIS’ 부분과 비교할 때 상대적인 식별력이 강하고, 전체 상표에서 차지하는 비중도 높다. 


따라서 이 사건 출원상표에서 ‘DRAGONFLY’ 부분을 요부로 보아야 하고, ‘OPTIS’ 부분은 요부가 될 수 없으므로, 이 사건 출원상표의 요부인 ‘DRAGONFLY’와 선등록상표1 '22.jpg' 을 대비하면, 양 상표는 서로 유사하지 않다. 


[사안 해설]

위 사안에서 특허심판원은 이 사건 출원상표가 선등록상표1과 표장 및 지정상품이 유사하다는 이유로 특허청의 거절결정을 지지하였다. 이에 대한 심결취소소송에서 원심 역시 이 사건 출원상표는 ‘잠자리’란 뜻을 가진'DRAGONFLY'와 사전적 관념이 없는 'OPTIS'가 띄어쓰기에 의하여 결합된 구성의 표장으로, 각 구성 부분이 불가분적으로 결합되어 있다거나 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 표장이 아니어서, 일반 수요자들은 이 사건 출원상표를 분리하여 'DRAGONFLY' 또는 'OPTIS'만으로 간략하게 호칭할 수 있으며, 선등록상표 1도 사전적 관념이 없는 조어표장으로서 일반적인 영어발음 법칙에 따라 '옵티스' 또는 '옵티즈'로 호칭될 수 있으므로, 양 표장은 서로 유사하다고 판시하였다. 한편 원심은, 'OPTIS' 부분은 눈과 관련된 접두어인 'OPTI'의 복수형으로 지정상품과 관련하여 식별력이 미약하므로, 이 사건 출원상표의 요부는 'DRAGONFLY' 부분으로서 'OPTIS' 부분만으로 약칭되지 않는다는 원고의 주장에 대하여, 이미 원고가 미국특허청에 'OPTIS'만으로 된 상표를 등록받은바 있고, 원고의 제품 카탈로그에 'DRAGONFLY' 부분과 'OPTIS' 부분에 각각 TM(Trade Mark)으로 표시되어 있는 점 등을 들어, 'OPTIS' 부분도 식별력이 있다고 판시하였다.

이 사건 출원상표는 문자와 문자의 결합상표로서 9음절이라는 긴 음절로 이루어져 있고, 'DRAGONFLY'와 'OPTIS'는 띄어쓰기가 되어 있어, 위 부분 중 요부가 존재하는 경우 요부만을 대비하여 유사 여부 판단이 가능할 것이다. 특허심판원과 특허법원에서는 이 사건 출원상표를 위 두 부분으로 단순히 분리하고, 그 중 'OPTIS'로 약칭되는 경우 선등록상표1과 동일·유사하다고 판단하였다. 그러나 분리관찰은 어디까지나 전체관찰의 원칙을 관철하기 위한 방법에 불과하고, 분리관찰은 그 자체가 상표의 유사여부 판단 기준이라기보다는 해당 표장에서 '요부'를 추출해내기 위한 수단에 불과한 것이라고 보아야 한다. 따라서 이 사건 출원상표의 분리가능성 자체보다는, 요부가 존재하는지, 즉 독립하여 식별기능이 있는 부분이 있는지, 실제 거래에 있어서 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념되는지 여부에 관한 구체적인 심리가 필요하다고 하겠다. 대법원이 이 사건 출원상표 중 'DRAGONFLY' 부분을 요부로 보고 선등록상표1과 유사하지 않다고 판단한 것은 타당하며, 위 대법원 판결은 결합상표에 있어서의 유사여부 판단에 관한 위와 같은 원칙을 다시 한번 확인한 것으로 보인다.


4. 상표의 유사여부 판단에 있어서 식별력의 인정과 전체관찰 (대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후2208 판결)
[판결 요지]
[1]
결합상표 중 일부 구성 부분이 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우 독립하여 요부가 될 수 없고, 상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없거나 미약한 경우에는 그 중 일부만이 요부가 된다고 할 수 없으므로 상표 전체를 기준으로 유사여부를 판단하여야 한다.

[2]
갑 외국회사가 '노인성기억감퇴증치료제' 등 전문의약품 등을 지정상품으로 하는 등록상표 '33.jpg'의 상표권자 을 주식회사를 상대로 등록상표가 선등록상표들인 '44.jpg' 및 '55.jpg'과 각 표장 및 지정상품이 유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호 등에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구한 사안에서, 등록상표와 선등록상표들의 표장이 서로 동일 또는 유사하다고 볼 수 없다고 한 사례 


[사안 해설]

이 사건 등록상표와 선등록상표들은 모두 한글 음역이 5음절로서 3음절에 해당하는 '글리아' 부분은 동일하고 뒤의 2음절에만 차이가 있다('TAMIN', 'TILIN').

사안의 경우 특허심판원에서는 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 비유사한 표장이어서 무효사유가 존재하지 않는다고 하였으나, 이에 대한 심결취소소송에서 특허법원은 'GLIA' 부분이 신경교 또는 신경교세포를 의미하는 것이기는 하나, 의사와 약사, 일반인을 대상으로 한 설문조사 결과에서 'GLIA'의 의미를 묻는 주관식 질문에 대하여 의사의 48%, 약사의 25% 정도만에 뇌신경과 관련있다는 답변을 하였다는 점 등을 들어 'GLIA' 부분은 지정상품 중 뇌질환 관련 치료제의 효능 등을 직감하게 한다고 보기 어려워 식별력이 있다고 보았고, 나아가 전체관찰에 의할 때 양 표장은 모두 9글자의 알파벳으로 이루어져 있고 한글로 읽을 때도 5음절로 음절수가 같으며, 우리말의 강세 위치에 비추어 상대적으로 강하게 발음되어 청감에 가장 뚜렷한 영향을 미치는 앞의 세음절이 '글리아'로 동일하다는 등의 이유로 양 표장은 넷째 음절의 중성과 다섯째 음절의 초성의 차이에도 불구하고 전체적으로 유사하게 청음될 것이기 때문에 그 호칭이 유사하다고 보아 결국 이 사건 등록상표는 무효사유가 있다고 판시하였다.

그러나 대법원은 이 사건 등록상표의 지정상품에는 전문의약품과 일반의약품이 있고, 전문의약품의 경우 의사가 환자의 증상에 따라 의약품을 처방하면 약사가 처방에 따른 조제를 하므로 사실상 일반 소비자가 의약품의 선택에 개입할 여지가 없고, 일반의약품의 경우에도 약사는 구매자가 필요한 의약품을 선택할 수 있도록 복약지도를 할 의무가 있어 대개 약사의 개입 하에 구매가 이루어진다고 설시하고, ‘GLIA(글리아)’ 부분은 그 지정상품인 의약품과의 관계에서 뇌신경질환 관련 치료제로 수요자에게 인식되어 식별력이 없거나 미약할 뿐만 아니라, 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로 요부가 될 수 없고 결국 위 상표들의 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 하므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 서로 동일 또는 유사하다고 볼 수 없다고 판단하였다.

상표의 유사 여부 판단에 있어서 결합상표 역시 전체관찰을 원칙으로 하나, 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으므로, 거래현실에서 간략하게 일부만을 호칭, 관념될 수도 있는 경우 분리관찰이 필요하다고 하겠다.

사안의 경우 원심과 대법원은 모두 종국적으로 전체관찰에 의한 유사여부 판단을 하였음에도 불구하고, 원심은 'GLIA' 부분에 식별력이 있다고 보고 전체적으로 유사하다고 보았고, 대법원은 'GLIA' 부분은 식별력이 없다고 보고 전체적으로 서로 비유사하다고 보았다. 


사안의 경우 상표의 한글 음역이 5음절로서 짧다고 할 수는 없으나 전체가 띄어쓰기 없이 하나의 영어 단어로 구성되어 있고, 비록 'GLIA' 부분의 사전적 의미가 신경교 또는 신경교세포를 의미한다고 하더라도 이러한 의약품의 명칭이 거래현실에서 전체의 일부만으로 간략하게 호칭하고 관념될 가능성은 희박해보여 분리관찰의 필요성이 없다고 생각되므로, 전체관찰의 원칙에 따라 판단하면 족하다고 생각된다. 실무상 형식적인 또는 과도한 분리관찰은 거래현실과 동떨어져 지나치게 상표 유사의 범위를 넓히게 되어 일반인의 상표 선택의 폭이 부당하게 좁아지는 문제가 있다. 대법원이 원심의 잘못된 부분을 바로 잡으며 사전적 의미 외에 의약품의 거래 태양 등을 고려하여 'GLIA' 부분은 식별력이 없고 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로 요부가 될 수 없다고 판시한 부분은 타당하다고 하겠다.


5. 저작권법상 '발행'의 의미 (대법원 2018. 1. 24 선고 2017도18230 판결)
[판결 요지]

공표의 한 유형인 저작물의 ‘발행’에 관한 저작권법 규정의 개정 내용과 개정 취지, 죄형법정주의의 원칙상 형벌법규는 문언에 따라 해석·적용하여야 하고 피고인에게 불리한 방향으로 지나치게 확장해석하거나 유추해석해서는 안 된다는 견지에서 ‘복제·배포’의 의미를 엄격하게 해석하여야 하므로, 저작물을 ‘복제하여 배포하는 행위’가 있어야 저작물의 발행이라고 볼 수 있고, 저작물을 복제한 것만으로는 저작물의 발행이라고 볼 수 없다.

[사안 해설]

사안의 사실관계는 피고인이 이 사건 서적의 저작자가 아님에도 불구하고 소외인들과 공모하여 서적 표지에 피고인 등을 공저자로 추가하여 3차 개정판을 만들었고, 위 개정판은 2015년 9월 20일 경 인쇄되고 출판사의 창고에 입고되어 시중에 출고되기 전 상태에서 검찰에 압수되었다. 사안의 쟁점은 위와 같이 복제가 끝난 뒤 출고 전 상태를 저작권법에서 규정한 '발행'으로 볼 수 있는지 여부이다.

구 저작권법(1986년 12월 31일 법률 제3916호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 '구 저작권법'이라 한다) 제8조 제1항에서는 '발행이라 함은 저작물을 복제하여 발매 또는 배포하는 행위를 말한다.'라고 규정하고 있었고, 그 후 1986년 12월 31일 법률 제3916호로 전부 개정된 저작권법은 '발행: 저작물을 일반공중의 수요를 위하여 복제·배포하는 것을 말한다.'(제2조 제16호)라고 규정하였으며, 2006년 12월 28일 법률 제8101호로 전부 개정된 저작권법은 '발행은 저작물 또는 음반을 공중의 수요를 충족시키기 위하여 복제·배포하는 것을 말한다.'(제2조 제24호)라고 규정하였고, 현행 저작권법도 이와 같다.

대법원은 위와 같은 '발행'의 의미에 관한 저작권법 개정 규정들을 살펴보고, 현행 저작권법상 ‘발행’의 정의규정은 구저작권법 제8조의 ‘발행’에 관한 정의규정의 문구나 표현을 간결한 표현으로 정비한 것으로 보일 뿐 이와 다른 의미를 규정하기 위해 개정된 것으로 볼 만한 사정이 없고, 죄형법정주의의 원칙상 형벌법규는 문언에 따라 해석·적용하여야 하고 피고인에게 불리한 방향으로 지나치게 확장해석하거나 유추해석해서는 안 된다는 견지에서, 결국 저작물을 ‘복제하여 배포하는 행위’가 있어야 저작물의 발행이라고 볼 수 있고, 저작물을 복제한 것만으로는 저작물의 발행이라고 볼 수 없다는 이유로, 이 부분에 대하여 무죄를 선고한 원심은 정당하다고 판시하였다. 위 판결은 현 저작권법상 '발행'의 의미를 명확히 한 최초의 대법원 판결로서 의미가 있다고 하겠다.


민현아 변호사 (법무법인 다래) 

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